La standardizzazione, derivi essa dal funzionamento di un mercato (standardizzazione de facto), sia essa de iure (cioè oggetto di consapevole scelta, concordata tra gli operatori di un mercato), dà luogo a possibili questioni di rilevanza per il diritto antitrust. 

Soprattutto negli ultimi anni, la giurisprudenza europea e quella di alcuni stati membri hanno in particolare affrontato la questione del mancato rispetto dei cosiddetti impegni FRAND, assunti in sede di standardizzazione de iure dai titolari di quei brevetti divenuti essenziali per conformarsi allo standard selezionato (Standard Essential Patents - SEPs). La Commissione europea e le Corti hanno così già più volte applicato le disposizioni in materia di abuso di posizione dominante contro il tentativo dei titolari di brevetti essenziali per conformarsi allo standard di inibire la loro utilizzazione da parte di soggetti che ne hanno bisogno per operare nei mercati a valle. Il saggio ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza europea in materia di refusal to deal abusivo, individuando analogie e differenze con le questioni attualmente all'ordine del giorno con riferimento a rifiuto su SEPs, ed esprime dubbi sulla coerenza sistematica delle soluzioni adottate.

Sommario/Summary:

1. Premessa. Standard, standardizzazione e diritto antitrust - 2. Rifiuto di licenze su diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: prassi e giurisprudenza comunitarie nel solco della essential facilities doctrine - 3. De facto standard e superamento del test dell’ostacolo al prodotto nuovo - 4. Richiesta di inibitoria su essential IPRs e abuso di posizione dominante: giurisprudenze nazionali e recente prassi comunitaria - 5. Abusi su SEPs: mercato rilevante e posizione dominante - 6. segue: il giudizio di contrarietà all’art. 102 Tfue. - 7. Rifiuto di licenza sude iure standard: un'applicazione dell'art. 102 in funzione di supplenza dell'art. 101 Tfue? - NOTE

1. Premessa. Standard, standardizzazione e diritto antitrust

Com'è noto, la standardizzazione tecnologica può avere differenti origini [1]. A parte le ipotesi, che esulano dall'ambito di nostro interesse, in cui la definizione di caratteristiche unitarie per una tipologia di prodotto o per un processo promana direttamente da un'autorità pubblica, l'affermazione di uno standard può costituire l'esito di una scelta condivisa tra gli operatori di un determinato settore, solitamente attuata nell'ambito di appositi organismi (Standard Setting Organisations - SSOs), ovvero può essere conseguenza di fatto delle modalità di funzionamento di determinati mercati [2]. In entrambe le ipotesi - generalmente identificate con le categorie deide iure standarde deide facto standard-,il fenomeno deglistandardpuò avere conseguenze rilevanti per l'applicazione del diritto della concorrenza. Queste possono riguardare aspetti relativi sia allo stesso processo che approda alla standardizzazione, sia al possibile sfruttamento del potere di mercato che il controllo delle tecnologie assurte astandardpuò attribuire. Nel primo caso, le questioni sono tipiche della standardizzazionede iure; nel secondo, invece, si pongono con riferimento ad entrambe le categorie. Quanto ai rischi insiti nel processo di standardizzazione, se sono evidenti le esigenze di efficienza che inducono a favorire la standardizzazione de iure, che del resto è valutata in termini altamente positividalle stesse istituzioni comunitarie [3], altrettanto evidenti sono i rischi concorrenziali, anch'essi puntualmente segnalati dalla Commissione nel contesto dell'applicazione dell'attuale art. 101 Tfue [4]. Quanto al possibile sfruttamento di situazioni favorite dall'affermazione di standard, se il problema si pone con riferimento ad entrambe le tipologie di standard, è in particolare con riferimento ai de iure standardche esso è stato più ampiamente dibattuto, sotto il profilo dell'analisi economica prima che di quelle giuridica [5]. All'esito dell'attività di standardizzazione, infatti, può risultare volontariamente conferita una situazione di potere a soggetti titolari di diritti di proprietà intellettuale essenziali per conformarsi allo standard (cd. standard essential patents - SEPs o, più in generale, essential IPRs); potere che può essere esercitato "bloccando" coloro che di quelle tecnologie non possono fare a meno per [...]

2. Rifiuto di licenze su diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: prassi e giurisprudenza comunitarie nel solco della essential facilities doctrine

L'importazione nell'ordinamento comunitario della essential facilities doctrine(EFD) ha certamente razionalizzato il trattamento del refusal to dealquale possibile pratica abusiva ai sensi dell'art. 102 TFUE (in precedenza, art. 82 TCE), subentrando ad una prassi che, fino a quel momento, era stata caratterizzata da un'estrema eterogeneità dei criteri di intervento [13]. Il test della totale eliminazione della concorrenza, recepito dalla Corte di giustizia con la pronuncia pregiudiziale Oscar Bronner [14], costituisce da allora l'indiscusso punto di riferimento per prassi e giurisprudenza comunitarie [15]. Anche il dibattito dottrinale sulla EFD, comunque svoltosi nel contesto comunitario in termini meno radicali di quanto avvenuto negli Stati Uniti [16], appare oggi sopito. Il tentativo di adottare il medesimo schema per risolvere analogo conflitto quando la risorsa in questione è un diritto di proprietà intellettuale non ha invece prodotto esiti altrettanto consolidati [17]. In questo campo, com'è noto, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza comunitaria, è che attiene alla sostanza di tali diritti il potere esclusivo del titolare di disporne e non può, pertanto, considerarsi di per sé abusivo un rifiuto di licenza, anche quando al titolare del diritto sia offerto in contropartita di un ragionevole compenso [18]. Ciò a meno che non ricorrano "circostanze eccezionali", che la prassi e la giurisprudenza si sono dunque impegnate ad individuare. Accantonando le insoddisfacenti argomentazioni fin lì adoperate per discriminare tra rifiuti leciti e illeciti [19], esse sono così approdate ad una regola di soluzione del conflitto, la cui messa a punto, avviata dalla Commissione con il caso Magill [20] ancor prima che la EFD facesse il suo ingresso ufficiale in ambito comunitario [21], ha finito, nei successivi passaggi giurisprudenziali, con il convergere verso il medesimo schema. A questo, però, si è reso necessario apportare un'importante variante (o, piuttosto, un'integrazione): una pura e semplice applicazione del criterio del rischio di eliminazione della concorrenza avrebbe infatti aperto la strada a quella competition by imitation, la cui esclusione rappresenta esattamente la "sostanza" dei diritti di proprietà intellettuale. Peculiare della decisione e delle sentenze emesse dal Tribunale e dalla [...]

3. De facto standard e superamento del test dell’ostacolo al prodotto nuovo

A ben vedere, la storia giurisprudenziale del new product test evidenzia un paradosso. Mai smentito fino ad oggi dalla Corte di giustizia, in realtà, il test non è mai più stato richiamato in un caso comunitario successivamente alla pronuncia IMS Health. Il volgersi dell'attenzione a rifiuti riguardanti diritti di proprietà intellettuale incorporati in standard ne ha, infatti, decretato l'inadeguatezza in simili circostanze. Inadeguatezza che non può sorprendere. Come è stato rilevato da attenta dottrina [33], laddove si ritenga che ad un determinato mercato non si possa accedere se non conformandosi ad unostandarddi fatto, che incorpora diritti di proprietà intellettuale, il problema della chiusura alla concorrenza non si può risolvere con il ricorso alnew product test. Ricorre qui, infatti, una ipotesi - diversa da quella indotta da fallimenti inerenti al funzionamento del sistema della proprietà intellettuale - di invalidazione della stessa presunzione che il sistema dei diritti di proprietà intellettuale contribuisca allo sviluppo della concorrenza dinamica. Ci si trova qui, invece, infatti a fallimenti del mercato, esterni al sistema della proprietà intellettuale. Si tratta di ipotesi che si verificano quando nel mercato di riferimento assumono rilevanza fenomeni come inetwork effects e iltipping, i quali conferiscono (o contribuiscono a conferire) una posizione dominante sull'intero mercato di riferimento al titolare dei diritti incorporati in quelli che, di fatto, si affermano comestandard. Viene perciò messa in crisi la stessa distinzione tracompetition by imitationecompetition by substitution, e laregola dell'ostacolo al prodotto nuovo, che su di essa si basa, non è di alcun ausilio. Quale regola, dunque, per casi del genere? Come si è visto, nel primo caso in cui la Commissione ha ritenuto di individuare tale situazione, cioè nel procedimento per misure provvisorie contro IMS Health, ne ha fatto discenderetout courtun obbligo di concedere licenza, ritenendo di dover fare riferimento allo statuto generale della EFD. Non può omettersi di rilevare come rischio insito in tale soluzione fosse quello di aprire ad un indiscriminato obbligo di concedere licenza su diritti essenziali per imitareun prodotto di successo, riaprendo così il conflitto tra quanti pensano che debba soccombere la concorrenza [34], quanti pensano il [...]

4. Richiesta di inibitoria su essential IPRs e abuso di posizione dominante: giurisprudenze nazionali e recente prassi comunitaria

Come si accennava in precedenza, la questione dell'attrito tra titolarità di brevetti attinenti a tecnologie divenutestandardsi è però negli ultimi anni imposta all'attenzione specialmente con riferimento ade iurestandarde ai connessi obblighi di concedere licenze a condizioni FRAND. Questione certo deflagrata con lesmartphone wars, ma, in realtà, già occasionalmente emersa con riferimento a vicende maturate nel contesto di altri mercati. Di essa si sono dovute occupare innanzitutto le giurisprudenze di numerosi stati membri. Uno sguardo comparativo evidenzia però che, a fronte della comunanza dell'oggetto della controversie affrontate, la scelta di trattarla alla luce della normativa antitrust è stata nettamente minoritaria [47], riscontrandosi essa solamente nella (poca) giurisprudenza italiana e in quella (piuttosto cospicua) tedesca. Quanto alla prima, nel 2004 il Tribunale di Genova fu chiamato a pronunciarsi su una controversia riguardante gli IPRs incorporati nel cd. Orange-Book Standard (il pacchetto dei brevetti, di titolarità della Philips e della Sony, riguardanti la tecnologia dei CD-R e CD-RW) [48]. Secondo il modello già descritto in precedenza, i presunti contraffattori si difendevano denunciando che l'azione giudiziaria avviata nei loro confronti costituiva abuso di posizione dominante,sub speciedi rifiuto di concedere licenze sugli IPRs in questione. La corte genovese affrontò la vicenda applicando lo schema generale della EFD. Su tale base, escluse che la domanda di inibitoria del titolare dei brevetti costituisse violazione dell'art. 3 della l. n. 287/90, in quanto il contraffattore non aveva mai richiesto alcuna licenza. Mancava, dunque, il requisito fondamentale del rifiuto. Più di recente, nel contesto dello scontro tra i maggiori produttori di smartphones si è pronunciato, con due ordinanze in sede cautelare, il Tribunale di Milano [49]. Nelle ipotesi decise, Samsung aveva chiesto di inibire in via cautelare a Apple l'utilizzazione di un brevetto sulla tecnologia di trasmissione 3G, e Apple aveva fatto ricorso alla FRAND defence, denunciando, tra l'altro, come abuso di posizione dominante l'azione di Samsung. Il Tribunale ha rigettato la domanda di Samsung, considerando, da un lato, che tra le parti erano già intercorsi seri tentativi di negoziazione per la concessione di una licenza; dall'altro, che si dovesse applicare una [...]

5. Abusi su SEPs: mercato rilevante e posizione dominante

Sul rapporto tra l'approccio delle corti nazionali e, in particolare, sulla posizione del BGH in Orange-Book Standard, e quello della Commissione, soprattutto in ambito germanico si è sviluppato un ampio dibattito [57]. E', infatti, sembrato ai più (e, come si è visto, il dato non è sfuggito alla Commissione) che tra le condizioni richiesta dal BGH per ritenere valida la Zwangslizenzverteidigung e quelle che indicate nelle press releases della Commissione, vi sia un evidente scarto, apparendo ben più rigorosa, in termini di requisiti per la valutazione del comportamento del SEP holder in termini di abuso di posizione dominante, la posizione del BGH [58]. Ciò tanto che, nel marzo del 2013, in occasione di una controversia tra Huawei ZTE, il Landgericht Düsseldorf ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale. In estrema sintesi, il Tribunale chiede alla Corte di giustizia di determinare a quali condizioni l'azione inibitoria del titolare di un IPR possa considerarsi abusiva, alla luce delle differenze di impostazione che si riscontrerebbero sul punto tra il BGH e la Commissione [59]. In realtà, tale dibattito si avvita, con tratti di autentica pedanteria, intorno a profili di dettaglio, mancando di affrontare le questioni sistematiche che l'applicazione, nei termini attuali, della disciplina dell'abuso ai rifiuti di licenza su SEPs solleva. Se si pone, invece, attenzione a queste, da un lato non si può negare che, per un verso, tra l'attuale prassi della Commissione (per quanto essa possa essere ricostruita attraverso comunicati stampa) sia rinvenibile un parziale legame con la precedente prassi della Commissione in tema direfusal to licence; dall'altro, che il peculiare contesto in cui ci si muove -standardselezionati consensualmente nell'ambito di SSOs - induca ad una semplificazione del percorso argomentativo, che nasconde l'impossibilità di trattare la materia con uno strumentario più coerente con detto contesto, ma difficilmente utilizzabile. Il primo passaggio, rispetto al quale operare la verifica, è quello riguardante la costruzione del mercato rilevante e della posizione dominante. La Commissione, nei casi attualmente in corso e nella fresca decisione del 2014, individua il mercato rilevante in quello delle licenze relative a ciascuno standard essential patent incorporato in uno standard, ed è su tale mercato che [...]

6. segue: il giudizio di contrarietà all’art. 102 Tfue.

Se si analizzano gli argomenti della Commissione sulla costruzione dell'abuso, si rileva che la valutazione in termini di contrasto con l'art. 102 Tfue del tentativo di ottenere provvedimenti inibitori nei confronti di coloro che vorrebbero accedere a licenze sugliessential IPRsriposa sulla constatazione di un effetto finale anticompetitivo, nel mercato dei prodotti al quale lo standard consente l'accesso e sul quale si produce il danno ai consumatori e sulla valutazione della minaccia quale strumento volto a porre, con la minaccia rappresentata dalla richiesta di inibitoria, i presupposti perché tale effetto si produca: «Such a threat can therefore distort licensing negotiations and lead to anticompetitive licensing terms that the licensee of the SEP would not have accepted absent the seeking of the injunction».  E' agevole rilevare come la Commissione si disponga così a valutareper secome abuso di posizione dominante ogni rifiuto di licenza sustandard essential IPRs(salvo il dubbio manifestato alla fine del precedente paragrafo). Si deve, tuttavia, ritenere che il giudizio sarebbe diverso laddove ilSEP holderdimostrasse che l'azione intrapresa ha spiegazioni oggettivamente diverse da un intento anticoncorrenziale.   Quanto alle pronunce nazionali su analoga questione, emerge da esse una maggiore incertezza argomentativa. Appare infatti inevasa la domanda sul fondamento del giudizio di anticoncorrenzialità dell'azione esaminata. La stessa domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf non sembra porre, in realtà, alla Corte la questione concorrenziale dell'esistenza di un obbligo, ex art. 102 Tfue, dei titolari di SEPs di concedere licenze su di essi, ma piuttosto riportarle i peculiari dubbi della giurisprudenza tedesca sulle caratteristiche che deve avere, a tal fine, la preventiva richiesta di licenza [71]. Se si esamina, in particolare, quanto esplicitamente argomentato nella sentenza Orange-Book Standard, sembra, per un verso, che il BGH ritenga che la lesione antitrust coincida direttamente con la violazione dell'impegno di concedere licenza su SEPs a condizioni FRAND [72], per un altro che riscontri in una forma di vexatious litigation nell'azione dei titolari di tali diritti volta a negare ciò che, comunque, sulla base di quegli impegni, si sarebbe costretti a concedere [73], non mancando neppure considerazioni tutte interne al diritto [...]

7. Rifiuto di licenza sude iure standard: un'applicazione dell'art. 102 in funzione di supplenza dell'art. 101 Tfue?

Emerge, dal contesto delineato dagli interventi della Commissione e delle richiamate giurisprudenze nazionali, che il trattamento delle controversie in tema SEPs presenta poco in comune con quello riservato ai rifiuti sude facto standard. Manca, in particolare, come si è visto, tutta la parte di analisi del mercato a valle. Si può certo ritenere che si tratti delle mere conseguenze di una valutazione semplificata, comunque indotta dalla circostanza che la posizione di potere è qui creata volontariamente e come tale dichiarata, ma se ciò vale per la natura di SEP del diritto oggetto della controversia, non vale affatto, appunto, per la costruzione degli effetti sul mercato dei prodotti che necessitano della interoperabilità. Si ha, dunque, piuttosto l'impressione di una differenza qualitativa del giudizio, che per i SEPs investe proprio il limitato contesto dello specificostandardgenerato nell'ambito di una SSO. In verità, si ha l'impressione che qualcosa in questa applicazione dell'art. 102 del Tfue (o di una equivalente norma nazionale) non torni.   Tutto appare però più chiaro se si ipotizza che la disciplina dell'abuso di posizione dominante venga qui in realtà utilizzata per risolvere alcuni di quei problemi che la standardizzazione può porre e che la Commissione ha affrontato nelle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, ma che non è in grado di risolvere con il ricorso all'art. 101 Tfue, che costituirebbe, in astratto, la via più coerente per affrontare la questione. La standardizzazione è, per il diritto della concorrenza comunitario, un'arma a doppio taglio. Come si è visto, essa, da un lato, arreca tali e tanti benefici che, non solo la si consente, ma la si incoraggia [75]. Dall'altro lato, presenta rischi, riguardanti sia il modo di svolgersi del processo di standardizzazione, sia le possibili ricadute restrittive della situazione che si crea dopo la selezione di uno standard che incorpora diritti di proprietà intellettuale. A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che gli accordi di standardizzazione possano essere considerati non restrittivi «Quando (…) permettono di accedervi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie», cioè FRAND [76]. Ma che accade se tali condizioni sono rispettate nella forma, ma non nella sostanza, nel senso che, sebbene esse siano fatte [...]

NOTE