Il presente articolo, che costituisce una continuazione di un precedente scritto dell'Autore, si sofferma sui rapporti tra Brexit e brevetto europeo con effetto unitario previsto dal Regolamento UE n. 1257/2012 (d'ora in poi brevetto UE). L'articolo, dopo aver evidenziato che il recesso dalla UE comporta la cessazione della partecipazione del Regno Unito a tutti gli atti del Patent Package, si interroga sulle soluzioni che non possono essere proposte alla luce dell'attuale disciplina del recesso ex art. 50 TUE e del Patent Package, o che possono essere proposte ma suscitano problemi di opportunità.

Questo lavoro costituisce una continuazione ideale del mio scritto Brexit e brevetto UE, in AIDA, 2016, 596-612, ripubblicato in inglese in GRUR Int., n. 4/2017. È aggiornato tendenzialmente soltanto al 28.2.2017

Sommario/Summary:

1. Il tema - 2. La compatibilità dello UPCA con il diritto UE - 3. La continuazione della partecipazione del Regno Unito allo UPCA - 4. La ripartecipazione del Regno Unito al Patent Package con gli Stati SEE - 5. Le convenzioni di Bruxelles e di Lugano - 6. La validazione del brevetto UE nel Regno Unito - 7. Che fare? - NOTE

1. Il tema

Al termine di una vicenda lunghissima [1], dal 2011 al 2016 è stata varata una serie di atti che chiamo qui complessivamente come Patent Package, e che comprende in particolare i seguenti: 1) la decisione del Consiglio UE 167/2011 (sulla cooperazione rafforzata); 2) il regolamento 1257/2012 (sull'istituzione del brevetto UE); 3) il regolamento 1260/2012 (sulle traduzioni); 4) il regolamento 542/2014 (che novella quello sulla giurisdizione); 5) la decisione della Commissione 1753/2015 (sull'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata); 6) lo "Agreement on a Unified Patent Court" (Unified Patent Court = "UPC"; the agreement = "UPCA"); 7) il primo protocollo UPCA (sulla sua applicazione provvisoria); 8) il secondo protocollo UPCA (sui privilegi ed immunità) [2]. Il 23.6.2016 si è tenuto nel Regno Unito un referendum sulla questione se il Paese deve lasciare l'Unione Europea. La maggioranza ha votato per il sì. Il partito di maggioranza ed il relativo governo UK hanno dichiarato ripetutamente che daranno attuazione alla volontà popolare. Questa attuazione è stata rallentata dall'iniziativa giudiziale che ha condotto prima l'High Court e poi la Supreme Court del Regno Unito a dichiarare che la comunicazione alla UE della dichiarazione di recesso del Regno Unito può avvenire soltanto dopo e sulla base di una pronuncia del Parlamento. Dopo queste sentenze il governo ha dichiarato nuovamente di voler dare attuazione al referendum; ha sottoposto ed ha fatto votare fulmineamente alla Camera dei deputati un bill che autorizza il governo a comunicare il recesso; ed i bene informati delle cose britanniche ritengono che la decisione della Camera sarà confermata anche dalla House of Lords e che diversamente lo sarebbe comunque dalla Camera nuovamente ed in via definitiva. Accanto a questi procedimenti giudiziari e parlamentari continua intanto l'attività del governo UK. Il primo ministro ha ridichiarato ripetutamente di voler recedere dall'Unione; anche prima di comunicare il recesso dalla UE il governo UK ha avviato non poche iniziative diplomatiche per concludere nuovi accordi internazionali che sostituiscano quelli negoziati dalla UE; ed ha pubblicato alla fine del gennaio 2016 un White Paper sui relativi obiettivi del governo [3]. Questo White Paper prende posizione esplicita anche su un punto che è centrale per i temi considerati da questo articolo: perché (anche) con [...]

2. La compatibilità dello UPCA con il diritto UE

I lavori preparatori del Patent Package hanno visto un lungo negoziato e la preparazione di un draft agreement: che riguardava la costituzione di una Corte specializzata in materia di controversie sui brevetti europei e sui brevetti UE;ed inoltre doveva avere come parti l'Unione Europea, gli Stati membri della UE ed alcuni Stati terzi. Ad un certo punto di questo negoziato il Consiglio UE sottopose il draft agreement al parere preventivo della Corte di giustizia. Questa rese l'opinion 1/2009, secondo cui il draft agreement confliggeva con il diritto dell'Unione. Il Consiglio UE, l'EPO e gli Stati UE decisero allora di rinegoziare il draft agreement secondo le linee indicate dall'opinion 1/2009 e conclusero lo UPCA. E qui val la pena di ricordare preliminarmente le diverse ragioni che secondo la Corte qualificavano il draft agreement come incompatibile con l'ordinamento UE: ed in parallelo di verificare se lo UPCA ha rispettato le indicazioni della Corte. In particolare l'opinion 1/2009 della Corte ha ricordato le seguenti caratteristiche del diritto della UE. Anzitutto "65 […] a differenza dei normali trattati internazionali, i Trattati istitutivi dell'Unione hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani […]. Le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione così istituito sono, in particolare, il suo primato sui diritti degli Stati membri e l'efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi […]. / 66. Come si evince dall'art. 19, n. 1, TUE, è compito della Corte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare il rispetto di quest'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione. / 67. Spetta inoltre alla Corte garantire il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione quale istituito dai Trattati". Inoltre "76. […] un accordo internazionale può incidere sulle sue competenze purché siano soddisfatti i requisiti essenziali affinché sia lasciata inalterata la natura di tali competenze e, pertanto, non sia violata l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione". L'opinion della Corte ha poi notato che il draft agreement non rispettava questi principi di fondo dell'ordinamento UE. Anzitutto "78. [...]

3. La continuazione della partecipazione del Regno Unito allo UPCA

A questo punto occorre chiedersi quali siano gli effetti del recesso relativi alla partecipazione del Regno Unito al Patent Package. Qui ho già scritto che il recesso comporta la cessazione della partecipazione del Regno Unito al Patent Package: e che questa regola si applica non solo a quelli degli atti del Patent Package che provengono dalla UE ma anche dallo UPCA. Per parte mia ritengo inoltre che dopo il recesso il Regno Unito non possa ripartecipare al Patent Package ed in particolare anche allo UPCA: e su questo tema ritornerò in una puntata successiva dei miei studi su Brexit e brevetto UE.

4. La ripartecipazione del Regno Unito al Patent Package con gli Stati SEE

Alcuni hanno prospettato l'ipotesi che il Regno Unito negozi insieme agli Stati aderenti alla SEE ed alle sue istituzioni un accordo per una loro partecipazione al sistema del Patent Package [9]. A questo proposito ricordo anzitutto l'accordo SEE del 1994 ed il suo "Protocollo 34 sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie" [10]: e segnalo in particolare che secondo l'art. 1 del protocollo "qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione". Inoltre ricordo che la Corte di giustizia ha pronunciato il parere 1/92 sul progetto di accordo SEE; ha poi reso l'opinion 1/2000 sul "progetto di accordo sull'istituzione di uno spazio aereo comune fra la Comunità europea e taluni Paesi terzi" [11]; ed ancora successivamente ha pronunciato il parere 1/2009 sul draft agreement relativo al Patent Package e quello 2/2013  sul progetto di adesione della UE alla CEDU. In questo contesto l'opinion 1/2009 è ritornata sui temi dei pareri 1/92 (sul SEE) e 1/2000 (sullo spazio aereo): ed ha scritto che "77. […] i sistemi giurisdizionali oggetto dei citati pareri erano sostanzialmente finalizzati alla soluzione delle controversie vertenti sull'interpretazione o sull'applica zione delle stesse disposizioni degli accordi internazionali in questione. Inoltre, nel prevedere competenze specifiche per organi giurisdizionali di Stati terzi in materia di rinvii pregiudiziali da proporre alla Corte, detti sistemi non alteravano le competenze giurisdizionali degli Stati membri riguardo all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, né la facoltà, per non dire l'obbligo, di questi ultimi di adire la Corte in via pregiudiziale e la competenza di quest'ultima a decidere su detti rinvii. / 78. Viceversa, il giudice internazionale previsto dal presente progetto di accordo è chiamato a [...]

5. Le convenzioni di Bruxelles e di Lugano

Alcuni si interrogano sulla "possibility of the UK signing a reemergent Brussels Convention or (if it joined EFTA) signing the Lugano Convention" [12] sulla competenza giurisdizionale, in modo che le decisioni britanniche in materia di brevetti possano essere riconosciute/eseguite nei modi semplificati previsti da questi due accordi: e reciprocamente sulla possibilità che in applicazione delle convenzioni di Bruxelles o di Lugano le decisioni dello UPC e degli Stati membri della UE possano essere eseguite in forma semplificata anche nel Regno Unito. In realtà sino a quando il Regno Unito resterà parte dell'Unione Europea i temi relativi alla giurisdizione saranno regolati anche per il Regno Unito soltanto dal regolamento 1215/2012 e dalla novella che il regolamento 542/2014 vi ha introdotto nell'ambito del Patent Package e per tener conto dello UPCA. Quando poi il Regno Unito sarà uscito dall'Unione Europea, non potrà più applicare (su base convenzionale) il regolamento 1215/2012; e la convenzione di Bruxelles non consente attualmente alcuna adesione di altro Stato [13] che non appartenga alla UE. Inoltre è da chiedersi se dopo il recesso il Regno Unito possa aderire alla convenzione di Lugano. Ora secondo l'art. 69.1 di questa convenzione essa "è aperta alla firma della Comunità europea, della Danimarca e degli Stati che, alla data di apertura alla firma, sono membri dell'Associazione europea di libero scambio": ed a prima lettura questa regola non consente l'adesione del Regno Unito, perché al momento della sottoscrizione della convenzione di Lugano il Regno Unito era membro dell'Unione Europea e non invece dell'EFTA. In ogni caso il protocollo 2 della convenzione di Lugano "relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente" dispone all'art. 1.1 che "nell'applicare e interpretare le disposizioni della presente convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla convenzione e della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione": ed è da chiedersi se il referendum del giugno 2016 renda ad oggi politicamente plausibile l'adesione del Regno Unito alla [...]

6. La validazione del brevetto UE nel Regno Unito

Nel 1993 EPO ha avviato una prassi relativa all'estensione e nel 2010 una prassi ulteriore relativa alla validazione del brevetto europeo da parte di Stati che non erano ancora membri della EPC. Questa pratica prevede una decisione unilaterale di uno Stato non contraente dell'EPC, di estendere/validare per il suo territorio alcuni effetti della brevettazione europea, e di adottare le norme nazionali necessarie a questa estensione; prevede inoltre un accordo organizzativo dello Stato non membro con l'EPO (relativo in particolare a registri e annualità) [14]: ma non richiede un accordo tra lo Stato extra EPO e gli Stati contraenti della EPC. Questa pratica ha condotto via via all'estensione e alla validazione dei brevetti europei da parte di Slovenia, Lituania, Lettonia, Romania, Croazia, Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Marocco e Moldavia; alcuni di questi paesi hanno poi aderito progressivamente alla EPC; ed il sistema dell'estensione resta dunque attualmente in vigore soltanto con Bosnia Erzegovina e Montenegro e quello della validazione con Marocco e Moldavia [15]. Il considerando 26 del regolamento 1257 ha scritto che "il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto" secondo cui "i richiedenti un brevetto dovrebbero conservare la libertà di optare per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti". Il sistema della validazione può essere applicato dal Regno Unito dopo il recesso per estendere al suo territorio alcuni effetti del brevetto UE. Tuttavia il sistema della validazione non richiede alcun accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea o i suoi Stati membri: e questa circostanza ha tra l'altro le seguenti implicazioni di rilievo. La prima riguarda la salvaguardia del diritto dell'Unione prevista dall'opinion 1/2009 della Corte. Questa salvaguardia ha come presupposto la stipulazione di accordi che tengano fermo il ruolo della Corte voluto dall'Unione. Ma il sistema della validazione non comporta alcun accordo di questo genere e non soddisfa dunque l'opinion 1/2009. La seconda implicazione riguarda la situazione di "potere" all'interno dell'EPO. In particolare secondo l'art. 142 EPC il brevetto UE ed i relativi organi speciali [...]

7. Che fare?

Il primo articolo che ho dedicato ai rapporti tra Brexit e brevetto UE terminava chiedendosi cosa fare. Questo scritto completa il primo: interrogandosi sulle soluzioni che non possono essere percorse o che possono esserlo ma suscitano alcuni problemi di opportunità.

NOTE