Brexit e brevetto UE: cosa non si può fare

Brexit and EU Patent: What is Not Allowed

di Luigi Carlo Ubertazzi **

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Il presente articolo, che costituisce una continuazione di un precedente scritto dell'Autore, si sofferma sui rapporti tra Brexit e brevetto europeo con effetto unitario previsto dal Regolamento UE n. 1257/2012 (d'ora in poi brevetto UE). L'articolo, dopo aver evidenziato che il recesso dalla UE comporta la cessazione della partecipazione del Regno Unito a tutti gli atti del Patent Package, si interroga sulle soluzioni che non possono essere proposte alla luce dell'attuale disciplina del recesso ex art. 50 TUE e del Patent Package, o che possono essere proposte ma suscitano problemi di opportunità.

This article, which is a continuation of a previous work of the Author, focuses on the impact of Brexit on the European patent with unitary effect provided for by Regulation (EU) No 1257/2012 (hereinafter "EU patent"). The article firstly highlights that the UK's exit from the EU causes the termination of its participation in the Unitary Patent Package; secondly, it investigates the solutions that may not be possible in the light of the 'exit' clause (Article 50 of the Treaty on European Union) and of the Patent Package, or that may be possible, but don't seem opportune.

 

Questo lavoro costituisce una continuazione ideale del mio scritto Brexit e brevetto UE, in AIDA, 2016, 596-612, ripubblicato in inglese in GRUR Int., n. 4/2017. È aggiornato tendenzialmente soltanto al 28.2.2017

1. Il tema

Al termine di una vicenda lunghissima [1], dal 2011 al 2016 è stata varata una serie di atti che chiamo qui complessivamente come Patent Package, e che comprende in particolare i seguenti: 1) la decisione del Consiglio UE 167/2011 (sulla cooperazione rafforzata); 2) il regolamento 1257/2012 (sull'istituzione del brevetto UE); 3) il regolamento 1260/2012 (sulle traduzioni); 4) il regolamento 542/2014 (che novella quello sulla giurisdizione); 5) la decisione della Commissione 1753/2015 (sull'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata); 6) lo "Agreement on a Unified Patent Court" (Unified Patent Court = "UPC"; the agreement = "UPCA"); 7) il primo protocollo UPCA (sulla sua applicazione provvisoria); 8) il secondo protocollo UPCA (sui privilegi ed immunità) [2].

Il 23.6.2016 si è tenuto nel Regno Unito un referendum sulla questione se il Paese deve lasciare l'Unione Europea. La maggioranza ha votato per il sì. Il partito di maggioranza ed il relativo governo UK hanno dichiarato ripetutamente che daranno attuazione alla volontà popolare. Questa attuazione è stata rallentata dall'iniziativa giudiziale che ha condotto prima l'High Court e poi la Supreme Court del Regno Unito a dichiarare che la comunicazione alla UE della dichiarazione di recesso del Regno Unito può avvenire soltanto dopo e sulla base di una pronuncia del Parlamento. Dopo queste sentenze il governo ha dichiarato nuovamente di voler dare attuazione al referendum; ha sottoposto ed ha fatto votare fulmineamente alla Camera dei deputati un bill che autorizza il governo a comunicare il recesso; ed i bene informati delle cose britanniche ritengono che la decisione della Camera sarà confermata anche dalla House of Lords e che diversamente lo sarebbe comunque dalla Camera nuovamente ed in via definitiva. Accanto a questi procedimenti giudiziari e parlamentari continua intanto l'attività del governo UK. Il primo ministro ha ridichiarato ripetutamente di voler recedere dall'Unione; anche prima di comunicare il recesso dalla UE il governo UK ha avviato non poche iniziative diplomatiche per concludere nuovi accordi internazionali che sostituiscano quelli negoziati dalla UE; ed ha pubblicato alla fine del gennaio 2016 un White Paper sui relativi obiettivi del governo [3]. Questo White Paper prende posizione esplicita anche su un punto che è centrale per i temi considerati da questo articolo: perché (anche) con esso il governo UK dichiara in particolare che "the Court of Justice of the European Union (CJEU) is the EU's ultimate arbiter on matters of EU law. As a supranational court, it aims to provide both consistent interpretation and enforcement of EU law across all 28 Member States and a clear process for dispute resolution when disagreements arise. The CJEU is amongst the most powerful of supranational courts due to the principles of primacy and direct effect in EU law. We will bring an end to the jurisdiction of the CJEU in the UK" [4].

In diritto ed in relazione al Patent Package il recesso del Regno Unito ex art. 50 TUE pone alcune questioni de iure condito, che riguardano gli effetti che il recesso comporta secondo la disciplina attuale del recesso e del Patent Package. A questo tema ho già dedicato l'anno scorso un primo scritto[5]: in cui sottolineo tra l'altro che 1) il brevetto UE si applica soltanto al territorio dell'Unione; 2) i diversi atti che compongono il Patent Package sono tutti tra loro collegati, ed in particolare sussistono numerosi momenti di collegamento tra UPCA (da un lato) e decisione 167 e regolamenti 1257, 1260 e 542 (dall'altro); 3) il recesso del Regno Unito gli rende inapplicabili i trattati UE e FUE e tutta la normativa derivata (e dunque anche la decisione ed i regolamenti ora ricordati); 4) il recesso si estende necessariamente anche allo UPCA, perché tanto è previsto dalla disciplina degli atti collegati, e così in particolare sia dalla regola della convenzione di Vienna sui trattati relativa all'interpretazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali secondo buona fede sia dai principi generali del diritto privato che possono essere considerati come fonte di diritto internazionale secondo l'art. 38 dello statuto della Corte internazionale di giustizia; 5) il recesso del Regno Unito (anche) dallo UPCA comporta che la sede londinese dello UPC prevista attualmente deve essere ricollocata in un (altro) Stato della UE; 6) e dopo la dichiarazione di recesso il Regno Unito potrebbe ratificare lo UPCA solo realizzando un atto in fraudem legis (secondo un autore), e secondo me violando non poche norme: tra cui il principio generale della convenzione di Vienna secondo cui i trattati devono essere eseguiti in buona fede, quello generale civilistico dell'esecuzione del contratto secondo buona fede che è assunto tra le fonti di diritto internazionale secondo l'art. 38 dello statuto della Corte di giustizia, e gli obblighi di protezione delle altre parti (che discendono certo dai principi generali del contratto e forse anche da quelli relativi ai trattati internazionali).

Il mio articolo precedente terminava scrivendo che "resta da chiedersi se e cosa allora sia possibile fare perché il Patent Package entri rapidamente in vigore (quasi) così come è ora: o alternativamente quali modifiche della disciplina attuale occorra introdurre. E per parte mia mi riservo di ritornare su questi temi in altra sede". Ad alcuni profili di questo tema dedico ora questo nuovo scritto.

Comincio col ricordare che il tema del recesso dalla UE non è stato sin qui coltivato con particolare impegno: già perché l'unico paese uscito dalla UE è stato per il momento la Groenlandia [6]. Inoltre segnalo che anche qui esamino il tema soltanto dal punto di vista del privatista che opera come studioso e come avvocato nel campo della proprietà intellettuale. Inoltre anche in questo scritto chiamerò come brevetto UE quello che i testi relativi al Patent Package denominano per solito "European patent with unitary effect": perché questa definizione è inutilmente più lunga (e con ciò è contraria al rasoio di Okkam); dimentica che il brevetto UE è preceduto da un altro brevetto unitario per Svizzera e Liechtenstein; non evidenzia che il brevetto UE è stato istituito ex art. 118 TFUE unicamente per gli Stati membri dell'Unione; mette in ombra che il brevetto UE si pone in continuità con le privative che erano chiamate comunitarie dalle convenzioni di Lussemburgo del 1975 e del 1989; anche se la terminologia usata dal Patent Package può forse segnalare che il brevetto UE non è destinato a tutta l'Unione ma soltanto agli Stati membri che aderiscono alla cooperazione rafforzata. E soggiungo infine che, salvo diverse indicazioni di volta in volta, quando scriverò della situazione "dopo il recesso" del Regno Unito non alluderò al momento della dichiarazione di recesso ma a quello successivo dell'uscita effettiva del Regno Unito dalla UE ex art. 50 TUE.

2. La compatibilità dello UPCA con il diritto UE

I lavori preparatori del Patent Package hanno visto un lungo negoziato e la preparazione di un draft agreement: che riguardava la costituzione di una Corte specializzata in materia di controversie sui brevetti europei e sui brevetti UE;ed inoltre doveva avere come parti l'Unione Europea, gli Stati membri della UE ed alcuni Stati terzi. Ad un certo punto di questo negoziato il Consiglio UE sottopose il draft agreement al parere preventivo della Corte di giustizia. Questa rese l'opinion 1/2009, secondo cui il draft agreement confliggeva con il diritto dell'Unione. Il Consiglio UE, l'EPO e gli Stati UE decisero allora di rinegoziare il draft agreement secondo le linee indicate dall'opinion 1/2009 e conclusero lo UPCA. E qui val la pena di ricordare preliminarmente le diverse ragioni che secondo la Corte qualificavano il draft agreement come incompatibile con l'ordinamento UE: ed in parallelo di verificare se lo UPCA ha rispettato le indicazioni della Corte.

In particolare l'opinion 1/2009 della Corte ha ricordato le seguenti caratteristiche del diritto della UE. Anzitutto "65 […] a differenza dei normali trattati internazionali, i Trattati istitutivi dell'Unione hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani […]. Le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione così istituito sono, in particolare, il suo primato sui diritti degli Stati membri e l'efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi […]. / 66. Come si evince dall'art. 19, n. 1, TUE, è compito della Corte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare il rispetto di quest'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione. / 67. Spetta inoltre alla Corte garantire il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione quale istituito dai Trattati". Inoltre "76. […] un accordo internazionale può incidere sulle sue competenze purché siano soddisfatti i requisiti essenziali affinché sia lasciata inalterata la natura di tali competenze e, pertanto, non sia violata l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione". L'opinion della Corte ha poi notato che il draft agreement non rispettava questi principi di fondo dell'ordinamento UE. Anzitutto "78. […] il giudice internazionale previsto dal presente progetto di accordo è chiamato a interpretare e ad applicare non solo le disposizioni di detto accordo, ma anche il futuro regolamento sul brevetto comunitario nonché altri atti del diritto dell'Unione, segnatamente […] norme riguardanti altri regimi di proprietà intellettuale, nonché norme del Trattato FUE concernenti il mercato interno e il diritto della concorrenza. Parimenti, il TB può essere chiamato a risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente incentrata sui diritti fondamentali e sui principi generali del diritto dell'Unione, se non a esaminare la validità di un atto dell'Unione". Inoltre "82. […] la posizione del TB delineata dal progetto di accordo sarebbe diversa da quella della Corte di giustizia del Benelux, oggetto della sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior […]. Infatti, dato che quest'ultima costituisce un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri e, di conseguenza, è situata nel sistema giurisdizionale dell'Unione, le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione".

Il testo attuale dello UPCA non incorre più in questi "errori" del draft agreement precedente [7]. Anzitutto gli artt. 1.2 e 20 dello UPCA stabiliscono "primato e rispetto del diritto dell'Unione". Inoltre l'art. 21 dello UPCA, rubricato "Domande di pronuncia pregiudiziale", ricorda espressamente che "quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale". Infine sin dall'art. 1 dello UPCA questo accordo qualifica lo UPCA come un "tribunale comune agli Stati membri contraenti": e come tale strutturato come la Corte di giustizia del Benelux che era stata richiamata ed "apprezzata" dalla opinion 1/2009 della Corte di giustizia.

Inoltre l'opinion 1/2009 della Corte di giustizia ha ritenuto che il draft agreement confliggeva con il diritto dell'Unione anche perché non rispettava il principio della responsabilità dello Stato e dei suoi giudici per i danni derivanti dalla non applicazione del diritto dell'Unione. Anzitutto "86. […] il principio per il quale uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai soggetti dell'ordinamento per violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili vale con riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del medesimo diritto, qualunque sia l'organo di tale Stato la cui azione od omissione abbia dato origine alla trasgressione; tale principio si applica parimenti, in presenza di determinate specifiche condizioni, agli organi giurisdizionali". Ed inoltre "88. […] una pronuncia del TB la quale violasse il diritto dell'Unione non potrebbe essere oggetto di un giudizio di violazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri".

Il testo attuale dello UPCA non incorre invece in questi "errori" del draft agreement precedente. Anzitutto l'art. 5 dello UPCA prevede la "responsabilità" contrattuale ed extracontrattuale dello UPC. Ed inoltre l'art. 23 dello UPCA, rubricato "Responsabilità degli Stati membri contraenti", dispone che "le azioni del tribunale" e cioè dello UPC "sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri contraenti collettivamente" [8].

D'altro canto l'opinion 1/2009 non è una rara avis, ma si inserisce in una giurisprudenza di lungo corso della Corte di giustizia, che è iniziata con l'opinion 1/1992 relativa all'accordo per l'istituzione dello SEE; ha visto poi tra l'altro l'opinion 1/2009 sul draft agreement relativo al Patent Package; è stata ribadita di recente anche dall'opinion 2/13 sul progetto di accordo per l'adesione della UE alla CEDU; e non risulta sia destinata a variare nei prossimi tempi.

3. La continuazione della partecipazione del Regno Unito allo UPCA

A questo punto occorre chiedersi quali siano gli effetti del recesso relativi alla partecipazione del Regno Unito al Patent Package. Qui ho già scritto che il recesso comporta la cessazione della partecipazione del Regno Unito al Patent Package: e che questa regola si applica non solo a quelli degli atti del Patent Package che provengono dalla UE ma anche dallo UPCA. Per parte mia ritengo inoltre che dopo il recesso il Regno Unito non possa ripartecipare al Patent Package ed in particolare anche allo UPCA: e su questo tema ritornerò in una puntata successiva dei miei studi su Brexit e brevetto UE.

4. La ripartecipazione del Regno Unito al Patent Package con gli Stati SEE

Alcuni hanno prospettato l'ipotesi che il Regno Unito negozi insieme agli Stati aderenti alla SEE ed alle sue istituzioni un accordo per una loro partecipazione al sistema del Patent Package [9].

A questo proposito ricordo anzitutto l'accordo SEE del 1994 ed il suo "Protocollo 34 sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie" [10]: e segnalo in particolare che secondo l'art. 1 del protocollo "qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione".

Inoltre ricordo che la Corte di giustizia ha pronunciato il parere 1/92 sul progetto di accordo SEE; ha poi reso l'opinion 1/2000 sul "progetto di accordo sull'istituzione di uno spazio aereo comune fra la Comunità europea e taluni Paesi terzi" [11]; ed ancora successivamente ha pronunciato il parere 1/2009 sul draft agreement relativo al Patent Package e quello 2/2013  sul progetto di adesione della UE alla CEDU. In questo contesto l'opinion 1/2009 è ritornata sui temi dei pareri 1/92 (sul SEE) e 1/2000 (sullo spazio aereo): ed ha scritto che "77. […] i sistemi giurisdizionali oggetto dei citati pareri erano sostanzialmente finalizzati alla soluzione delle controversie vertenti sull'interpretazione o sull'applica zione delle stesse disposizioni degli accordi internazionali in questione. Inoltre, nel prevedere competenze specifiche per organi giurisdizionali di Stati terzi in materia di rinvii pregiudiziali da proporre alla Corte, detti sistemi non alteravano le competenze giurisdizionali degli Stati membri riguardo all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, né la facoltà, per non dire l'obbligo, di questi ultimi di adire la Corte in via pregiudiziale e la competenza di quest'ultima a decidere su detti rinvii. / 78. Viceversa, il giudice internazionale previsto dal presente progetto di accordo è chiamato a interpretare e ad applicare non solo le disposizioni di detto accordo, ma anche il futuro regolamento sul brevetto comunitario nonché altri atti del diritto dell'Unione, segnatamente regolamenti e direttive in combinato disposto con i quali il citato regolamento dovrebbe eventualmente essere letto, ossia norme riguardanti altri regimi di proprietà intellettuale, nonché norme del Trattato FUE concernenti il mercato interno e il diritto della concorrenza. Parimenti, il TB può essere chiamato a risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente incentrata sui diritti fondamentali e sui principi generali del diritto dell'Unione, se non a esaminare la validità di un atto dell'Unione".

L'evoluzione della giurisprudenza della Corte applicabile alla compatibilità di un eventuale accordo del Regno Unito e degli Stati SEE con la UE per l'applicazione del Patent Package indica che questo accordo deve seguire quantomeno le seguenti linee. Anzitutto deve prevedere una clausola di subordinazione dell'accordo e delle discipline nazionali degli Stati non UE all'ordinamento dell'Unione. Inoltre e deve prevedere un rinvio pregiudiziale alla Corte UE che(i)sia consentito non solo allo UPC ma anche ai giudici degli Stati terzi che partecipino al Patent Package;(ii)riguardi tutte le disposizioni del diritto UE e degli accordi relativi al Patent Package (e non riguardi invece soltanto le "disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati" UE, come avviene nel Protocol 34 dell'accordo SEE);(iii)possa e debba avvenire in tutte le ipotesi in cui il rinvio pregiudiziale è previsto dall'art. 267 TFUE (e non invece soltanto quando sia ritenuto "necessario" dal giudice dello Stato terzo, come avviene nel Protocol 34 dell'accordo SEE); e(iv)anche negli Stati terzi abbia gli effetti erga omnes previsti dall'art. 267 TFUE.

Resta da chiedersi se queste linee negoziali siano veramente percorribili; se il Regno Unito sia disponibile a sottostare al primato del diritto UE e della Corte di giustizia; e se questa disponibilità sia possibile già oggigiorno, o sia invece "meno difficile" man mano che ci si allontanerà dal referendum del giugno 2016. Ma queste valutazioni esulano dal tema di questo scritto.

5. Le convenzioni di Bruxelles e di Lugano

Alcuni si interrogano sulla "possibility of the UK signing a reemergent Brussels Convention or (if it joined EFTA) signing the Lugano Convention" [12] sulla competenza giurisdizionale, in modo che le decisioni britanniche in materia di brevetti possano essere riconosciute/eseguite nei modi semplificati previsti da questi due accordi: e reciprocamente sulla possibilità che in applicazione delle convenzioni di Bruxelles o di Lugano le decisioni dello UPC e degli Stati membri della UE possano essere eseguite in forma semplificata anche nel Regno Unito.

In realtà sino a quando il Regno Unito resterà parte dell'Unione Europea i temi relativi alla giurisdizione saranno regolati anche per il Regno Unito soltanto dal regolamento 1215/2012 e dalla novella che il regolamento 542/2014 vi ha introdotto nell'ambito del Patent Package e per tener conto dello UPCA. Quando poi il Regno Unito sarà uscito dall'Unione Europea, non potrà più applicare (su base convenzionale) il regolamento 1215/2012; e la convenzione di Bruxelles non consente attualmente alcuna adesione di altro Stato [13] che non appartenga alla UE.

Inoltre è da chiedersi se dopo il recesso il Regno Unito possa aderire alla convenzione di Lugano. Ora secondo l'art. 69.1 di questa convenzione essa "è aperta alla firma della Comunità europea, della Danimarca e degli Stati che, alla data di apertura alla firma, sono membri dell'Associazione europea di libero scambio": ed a prima lettura questa regola non consente l'adesione del Regno Unito, perché al momento della sottoscrizione della convenzione di Lugano il Regno Unito era membro dell'Unione Europea e non invece dell'EFTA. In ogni caso il protocollo 2 della convenzione di Lugano "relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente" dispone all'art. 1.1 che "nell'applicare e interpretare le disposizioni della presente convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla convenzione e della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione": ed è da chiedersi se il referendum del giugno 2016 renda ad oggi politicamente plausibile l'adesione del Regno Unito alla convenzione di Lugano ed alla sua clausola che riguarda la Corte di giustizia. In ogni caso l'adesione del Regno Unito alla convenzione di Lugano potrà comportare un'agevolazione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni dei giudici del Regno Unito nel territorio dell'Unione Europea; ma in linea di principio questa agevolazione non dovrebbe riguardare i brevetti UE: perché secondo lo UPCA la giurisdizione e competenza relativa ai brevetti UE spetta soltanto allo UPC; ed in linea di principio questa giurisdizione esclusiva dovrebbe non consentire ai giudici della UE il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni del Regno Unito relative ai brevetti UE.

6. La validazione del brevetto UE nel Regno Unito

Nel 1993 EPO ha avviato una prassi relativa all'estensione e nel 2010 una prassi ulteriore relativa alla validazione del brevetto europeo da parte di Stati che non erano ancora membri della EPC. Questa pratica prevede una decisione unilaterale di uno Stato non contraente dell'EPC, di estendere/validare per il suo territorio alcuni effetti della brevettazione europea, e di adottare le norme nazionali necessarie a questa estensione; prevede inoltre un accordo organizzativo dello Stato non membro con l'EPO (relativo in particolare a registri e annualità) [14]: ma non richiede un accordo tra lo Stato extra EPO e gli Stati contraenti della EPC. Questa pratica ha condotto via via all'estensione e alla validazione dei brevetti europei da parte di Slovenia, Lituania, Lettonia, Romania, Croazia, Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Marocco e Moldavia; alcuni di questi paesi hanno poi aderito progressivamente alla EPC; ed il sistema dell'estensione resta dunque attualmente in vigore soltanto con Bosnia Erzegovina e Montenegro e quello della validazione con Marocco e Moldavia [15].

Il considerando 26 del regolamento 1257 ha scritto che "il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto" secondo cui "i richiedenti un brevetto dovrebbero conservare la libertà di optare per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti". Il sistema della validazione può essere applicato dal Regno Unito dopo il recesso per estendere al suo territorio alcuni effetti del brevetto UE. Tuttavia il sistema della validazione non richiede alcun accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea o i suoi Stati membri: e questa circostanza ha tra l'altro le seguenti implicazioni di rilievo.

La prima riguarda la salvaguardia del diritto dell'Unione prevista dall'opinion 1/2009 della Corte. Questa salvaguardia ha come presupposto la stipulazione di accordi che tengano fermo il ruolo della Corte voluto dall'Unione. Ma il sistema della validazione non comporta alcun accordo di questo genere e non soddisfa dunque l'opinion 1/2009.

La seconda implicazione riguarda la situazione di "potere" all'interno dell'EPO. In particolare secondo l'art. 142 EPC il brevetto UE ed i relativi organi speciali dell'EPO presuppongono tra l'altro anche un accordo tra gli Stati dell'EPO che partecipino al brevetto UE. La validazione qui considerata non realizza un accordo di questo genere. Ed essa non comporta allora una partecipazione del Regno Unito agli organi speciali EPO relativi al brevetto UE.

Resta da dire che la validazione si basa su una decisione unilaterale del Regno Unito, che non si accompagna ad alcun accordo né con l'Unione né con gli Stati membri dello UPCA. Questa decisione unilaterale potrebbe essere revocata dal Regno Unito in via unilaterale, salve le procedure relative alla "termination" degli accordi tra Regno Unito ed EPO che regolano i loro rapporti relativi al  funzionamento della validazione. Ed è da chiedersi se questa circostanza subordini in modo sproporzionato gli interessi della UE e dei suoi Stati membri a quelli del Regno Unito: e se dunque i primi abbiano veramente interesse a suggerire e a promuovere la validazione del brevetto UE da parte del Regno Unito.

7. Che fare?

Il primo articolo che ho dedicato ai rapporti tra Brexit e brevetto UE terminava chiedendosi cosa fare. Questo scritto completa il primo: interrogandosi sulle soluzioni che non possono essere percorse o che possono esserlo ma suscitano alcuni problemi di opportunità.


** Professore associato, Università di Palermo, info@ubertazzi.it

NOTE

  • 1) Questa gestazione ha avuto inizio con i lavori preparatori della convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario ed è poi continuata via via sino al Patent Package attuale. Su di essi v. per tutti ampiamente Straus, in Peter-Christian Müller-Graff (editor), Europäisches Wirtschaftsordnungsrecht, Vol. 4, a sua volta in A. Hatje, P. C. Müller-Graff (editors), Enzyklopädie Europarecht,  Nomos Verlag, Baden-Baden, 2015, 23-129. E su alcuni aspetti della convenzione di Lussemburgo del 1975 v. inoltre L.C. Ubertazzi, Invenzione e innovazione, Milano, Giuffrè, 1978, 204 ss.; e L.C. Ubertazzi, Brevetto europeo e comunitario, in Carnevali, Diritto commerciale e industriale, Milano, Giuffrè, 1981, 111 ss., a sua volta in Dizionari del diritto privato, a cura di Irti, vol. 3.
  • 2) In particolare l'atto 6) è consultabile alla pagina http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:175:FULL&from=en.  L'atto 7) alla pagina https://www.unified-patent-court.org/ news/protocol-upc-agreement ed al relativo link. E l'atto 8) alla pagina https://www.unified-patent-court.org/news/protocol-privileges-and-immunities ed al relativo link.
  • 3) Si tratta del White Paper intitolato The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union,  consultabile alla pagina https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf.
  • 4) Così in particolare il punto 2.3 del capitolo 2 del White Paper: capitolo che è intitolato molto chiaramente Taking control of our own laws.
  • 5) Brexit e brevetto UE, in AIDA, 2016, 596-612.
  • 6) Così Callieses, Ruffert (a cura di), Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta, sub art. 50 EUV, Rn 10, V ed., Beck, 2016.
  • 7) Questa conclusione è tuttavia dubbia per Ingve Björn Stjerna, "Unitary patent" and court system - Squaring the circle after the "Brexit" vote, consultabile alla pagina https://www.boek9.nl/files/Unipat _Brexit.pdf, pp. 6-7.
  • 8) Il testo di questo scritto ha ricordato le due ragioni per cui la Corte ha ritenuto che il draft agreement fosse incompatibile con il diritto UE. Qui soggiungo che nel procedimento 1/2009 alcune delle parti avevano fatto valere anche alcune questioni ulteriori. Anzitutto i governi di Spagna, Lussemburgo e Cipro avevano eccepito che il draft agreement confliggesse con gli artt. 262 e 344 TFUE, che riguardano l'attribuzione di nuove competenze alla Corte di giustizia UE (art. 262) e rispettivamente l'obbligazione degli Stati UE di "non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati ad un modo di composizione diverso da quelli previsti dai trattati stessi"; tuttavia l'opinion 1/2009 della Corte di giustizia non ha condiviso quest'eccezione; e dopo di allora lo UPCA non ha introdotto alcuna regola nuova che possa riproporre la vecchia questione sollevata ex artt. 262 e 344 TFUE. Inoltre il governo greco ha sollevato una questione di compatibilità con il diritto UE di una regola che collochi la sede/una sede dello UPCA fuori dal territorio della UE. E su questo tema ritorneremo tra breve.
  • 9) Così W. Pors, nell'intervista, Even in case of a Brexit, UK may join Unitary Patent system, postata il 20 giugno 2016 e consultabile alla pagina http://kluwerpatentblog.com/2016/06/20/even-in-case-of-a-brexit-uk-may-join-unitary-patent-system/. E qui ricordo che gli stati aderenti alla SEE sono attualmente Islanda, Lichtenstein, Norvegia: mentre quelli aderenti all'organizzazione gemella EFTA sono questi tre ed inoltre la Confederazione elvetica.
  • 10) L'accordo ed il relativo protocollo 34 sono consultabili alle pagine http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994A0103 (01)&from=EN e http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri= CELEX:21994A0103(35)&from=EN.
  • 11) Così il titolo del parere 1/2000 della Corte di giustizia.
  • 12) Così la sintesi di un intervento di F. Giovannini, in  Keep calm and be prepared for Brexit, in Aippi Congress News, Monday 19 September 2016, visibile alla pagina http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/09/Congress-News_02 AIPPI16_Milan_Mon.pdf. Le convenzioni di Bruxelles e rispettivamente di Lugano relative alla competenza sono in particolare la "Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale" (qui di seguito "la convenzione di Bruxelles"), il cui testo "consolidato" è consultabile alla pagina http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:HTML; e la "Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (qui di seguito: "la convenzione di Lugano"),  il cui testo è consultabile alla pagina http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A1221(03)&from=EN.
  • 13) Difatti secondo l'art. 63 della convenzione di Bruxelles "gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ha l'obbligo di accettare che la presente convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato". La convenzione di Bruxelles, poi, è stata sostanzialmente superata dal regolamento Bruxelles I e poi dal regolamento Bruxelles Ibis. Nelle trattative tra la UE ed i nuovi Stati che intendano aderire all'Unione la base negoziale sarà dunque costituita ragionevolmente non dalla convenzione di Bruxelles ma dal regolamento Bruxelles Ibis. E tutto ciò senza dire che l'art. 63 riguarda l'adesione di nuovi Stati alla UE: e dunque non si applica al caso del Regno Unito, che sta invece "uscendo" dall'Unione Europea.
  • 14) V. ad esempio gli accordi di EPO con la Slovenia e rispettivamente il Marocco che sono visibili alle pagine http://archive.epo.org/epo/pubs/oj1994/ p001_147.pdf#page=79 e https:// www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/01/a5/2016-a5.pdf e http://archive.epo.org/epo/pubs/oj1994/p001_ 147. pdf#page=79.
  • 15) Su questi dati v. in particolare le pagine del sito EPO https://www. epo.org/about-us/organisation/validation-states.html.