Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza *

di Gustavo Ghidini**, Giovanni Trabucco ***

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parole chiave: [ brevetti essenziali a uno standard ] [ FRAND ] [ cumulo delle royalties (royalty stacking) ] [ Corte di giustizia UE ] [ dottrina delle essential facilities ]

Il dibattito sulle modalità di calcolo di licenze a condizioni  "fair, reasonable and non-discriminatory" (FRAND) relative a brevettistandard-essential(SEPs) è in corso da più di un decennio. Ad oggi manca tuttavia un insieme di principi comunemente accettati dagli operatori del settore per addivenire a tale calcolo, nonostante le particolari esigenze di armonizzazione che si riscontrano nel sistema di fissazione degli standard, internazionale per natura e partecipato da imprese estandard-setting organisations(SSOs) dall'impronta globale.

 

Il presente contributo prospetta l'adozione di tre parametri-chiave nella valutazione di accordi di licenza a condizioni FRAND. Laratioè quella di incoraggiare la concorrenza dinamica, garantendo al contempo una remunerazione adeguata (e pur non 'massimizzata') agli innovatori le cui invenzioni sono state dichiarate essenziali ad uno standard. Si suggerisce dunque: (i) una precisa identificazione della tecnologia adottata dai potenziali licenziatari, che tenga conto dell'esistenza di caratteristiche "opzionali" in diversi standard; (ii) la quantificazione delleroyaltiesin rapporto al valore del brevetto prima della fissazione dello standard (ex ante); (iii) di prendere in considerazione il quadro complessivo delle licenze per un determinato standard e, soprattutto, i rischi derivanti dal cumulo delle royalties (c.d.royalty stacking).

keywords: [ standard-essential patents ] [ FRAND ] [ royalty stacking ] [ EU Court of justice ] [ essential facilities doctrine ]

The debate on how to calculate "fair, reasonable and non-discriminatory" (FRAND) licensing terms for standard-essential patents (SEPs) has been going on for more than a decade. So far, no set of basic common principles has been agreed upon, despite the need for harmonization in the standard-setting context, international by nature and participated by companies and standard-setting organizations (SSOs) from all over the world.

 

A three-step elastic framework is submitted for the determination of FRAND licensing agreements. Its rationale is to foster dynamic competition while ensuring appropriate -   not 'maximized' - compensation for the innovators whose technical contributions are declared standard-essential. It is suggested that this can be done by: (i) a precise identification of the technology implemented by the potential licensee, in consideration of the existence of "optional" features in several standards; (ii) taking into account the value of the patent prior to the setting of the standard (ex ante determination); (iii) looking at the overall licensing scenario, and addressing the so-called risk of royalty stacking.
 

* Questo scritto, dedicato ad Hanns Ullrich, è frutto di ricerca e riflessione comune dei due autori. La redazione dei paragrafi 1-3 deve attribuirsi a Gustavo Ghidini, mentre quella dei paragrafi 4-6 a Giovanni Trabucco. L'articolo rappresenta un'ampia revisione di una relazione presentata alla Conferenza internazionale "Innovation for Shared Prosperity: IPRs, Competition and Standard Setting in the ICT Sector", promossa dalla O. P. Jindal Global University e tenutasi a Nuova Delhi, il 20-21 agosto 2016.

** Professore ordinario, Università di Milano.

*** Cultore della materia 'Diritto industriale', Università di Milano.

1. Premessa. Diritti di proprietà industriale e standardizzazione. Dal tradizionale indirizzo pro-concorrenziale della UE in materia di telecomunicazioni, all’applicazione della dottrina delle essential facilities alle tecnologie ‘indispensabili’

L'indirizzo 'pro-access' quale espressione di una politica generalenel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ("ICT") - un settore che vive di interconnessioni - fu originariamente promosso dalla Commissione europea con l'emanazione delle linee guida sulla liberalizzazione dei segnali delle trasmissioni televisive e delle telecomunicazioni. In tale contesto, la Commissione espresse forti preoccupazioni in merito ai rischi della "chiusura proprietaria" degli standard. Di conseguenza, la Direttiva 92/38/CEE relativa all'emissione via satellite di segnali televisivi, riconobbe che l'uso di standard comuni poteva rappresentare "un elemento che consente una effettiva libera concorrenza" soprattutto "tenendo conto che gli standard promuovono la competitività riducendo i costi per i produttori" [1].

Tale convinzione fu nuovamente espressa nelle Linee guida sulla proprietà intellettuale e la standardizzazione del 1992 [2], nella prima versione della IPR Policy dell'European Telecommunications Standards Institute ("ETSI") del 1994 [3] nonché nella 1999 Communications Review indirizzata al Parlamento Europeo [4]. In seguito, in una prospettiva ancor più ampia, le Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale del 2001 della Commissione affermarono che, ove emergano standard industriali - siano essi de iure o de facto [5] - "la principale preoccupazione sarà […] di garantire che tali standard siano il più possibile accessibili e che siano applicati in una maniera chiara e non discriminatoria. Per evitare l'eliminazione della concorrenza nel(i) mercato(i) rilevante(i) i terzi devono poter accedere allo standard a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie" [6]: più note, nella locuzione in lingua inglese, come condizioni "fair, reasonable and non-discriminatory". Sinteticamente: "FRAND".

L'originario indirizzo 'aperto' delle istituzioni politiche comunitarie verso gli standard nel settore ICT, ha affiancato, e anzi probabilmente incoraggiato, l'orientamento delle Corti europee in ordine al regime da applicare alle innovazioni di più alto livello tecnologico, protette da brevetti per invenzione o copyright: a partire dalle ormai storiche decisioni ispirate alla dottrina delle c.d. essential facilities[7], sino alle più recenti riguardanti i c.d. brevetti essenziali ad uno standard - "standard essential patents" o "SEPs": si vedano i casi Samsung e Motorola, e la sentenza Huawei/ZTE [8] - ossia i brevetti che è necessario attuare per poter realizzare prodotti e procedimenti conformi ad uno standard tecnico [9].

Tale orientamento consiste, come noto, nel concepire in senso evolutivo, all'insegna di una identica ratio pro-concorrenziale, i diritti di proprietà industriale: dal paradigma escludente, ad uno di accesso pagante [10]. Più precisamente, dal riconoscimento del diritto di vietare ai terzi l'uso dell'oggetto di protezione, all'affermazione - nel postulato dell'accertata posizione dominante - di un dovere di accordare l'accesso ai i c.d. "willing licensees" a condizioni FRAND. Uno schema dipay-for-sharing, la cui applicazione è ora fortemente incoraggiata dal 'galateo' dettato dalla sentenzaHuawei/ZTE- espressione di un canone di correttezzain contrahendo - in virtù del quale è il titolare del brevetto essenziale a dover offrire per primo una licenza, e non il potenziale licenziatario a doverla chiedere.

Con riferimento ai brevetti essenziali a uno standard, va ricordato che l'obbligo di concedere una licenza a condizioni FRAND a coloro che vogliano conformarsi allo standard è, di regola, frutto di un impegno del titolare stesso. In particolare, in relazione agli standard formali, si tratta tipicamente di un impegno di natura contrattuale concluso con un ente di standardizzazione (una c.d. "standard-setting organisation" o "SSO") e più spesso espressamente imposto da quest'ultimo come requisito per l'inclusione di una determinata soluzione tecnica nello standard. Tale impostazione è stata fatta propria dalla Commissione che nel 2011, con le Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, ha stabilito che "per garantire un accesso effettivo" allo standard "la politica in materia di DPI[delle SSO] deve imporre a tutti i partecipanti che desiderano che il loro DPI sia incluso nella norma di impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concedere in licenza il loro DPI essenziale a tutti i terzi a condizioni [FRAND]" [11].

Orbene, in relazione alla natura contrattuale degli obblighi di licenza assunti dai titolari di brevetti essenziali nei confronti delle SSO, ha certamente ragione Hanns Ullrich [12] nel rilevare, per così dire, l'autosufficienza civil-commercialistica rispetto alla normativa antitrust, nel caso oggetto della decisione Huawei/ZTE, e di alcune altre consimili che l'hanno preceduta [13]: casi nei quali, appunto, l'originario impegno contrattuale era stato assunto dall'innovatore 'in cambio' dell'elezione a standard della propria tecnologia brevettata [14].

Altrettando fondato appare tuttavia, a parere di chi scrive, sottolineare una fondamentale identità di ratio fra quelle fattispecie ed altre nelle quali pure, al di là della differenza genetica (previo impegno/assenza di un previo impegno) è stato affermato - in applicazione della dottrina delleessential facilities- l'obbligo di dare accesso ai potenziali concorrenti. In entrambi i casi, infatti, si tratta di prevedere una forma accesso pagante a condizioni (lato sensu) FRAND a tecnologie indispensabili o non efficacemente sostituibili, ove il diniego di accesso, e quindi la conservazione della 'riserva proprietaria', possa metter capo ad una situazione diforeclosuredel mercato rilevante. E ciò, si precisi, anche verso tecnologie rispetto alle qualinessun impegnoè stato assunto: ci riferiamo, ovviamente, alla estensione della dottrina delleessential facilitiesagli standardde facto.

Del resto lo stesso 'scambio', tecnicamente contrattuale, tra elezione a standard di un determinato brevetto e assunzione dell'obbligo di licenza, non è forse stato promosso dalle istituzioni UE in una prospettiva strumentale all'apertura alla concorrenza? Di più: quello scambio, invero,nasce imposto: se i titolari non si accordano ('liberamente') sulla concessione della licenza, o se poi barano al gioco imponendo condizioni che impediscono l'accesso effettivo dei concorrenti, sarà loro revocata l'attribuzione dello standard. La licenza a condizioni FRAND è dunque sì stipulata privatisticamente, ma sotto una spada di Damocle volta a garantire un'esigenza pubblicistica, ossia un esito pro-concorrenziale.

E così, in ultima analisi, la vicenda SEPs/FRAND si rappresenta, complessivamente come un intervento di stampo (non aggiudicatorio, bensì) intrinsecamente regolatorio, che dagli standard nel settore TLC si è tout court esteso alle tecnologie essenziali. Un intervento volto insomma a correggere e prevenire situazioni di chiusura monopolistica del mercato che si potrebbero creare se le tecnologie indispensabili e/o insostituibili fossero fruite da uno solo [15]. Correzione regolatoria, si ribadisce, cui corrisponde un compenso equo del titolare, al quale non può certo addebitarsi alcun abuso 'primario': avendo anzi realizzato e regolarmente brevettato una invenzione che comporta un tale progresso tecnologico da meritare il riconoscimento come standard [16].

2. Un apparente paradosso

Ad un primo sguardo, quest'ultimo rilievo pare segnalare un esito paradossale: più un'invenzione (o altra forma di innovazione) è considerata di alta qualità, tanto da essere eletta a standard, e dunque tanto più alto il merito del titolare del diritto, meno è probabile che egli possa mantenere intatto il potere escludente di legge, impedendo a terzi non autorizzati di far uso del bene immateriale [17].

Si tratta tuttavia di un paradosso solo apparente. Infatti, la remunerazione derivante da un flusso (potenzialmente illimitato) di royalties potrà certamente soddisfare - o addirittura superare, a seconda delle abilità commerciali e del successo dei licenziatari - le previsioni di guadagno del titolare del diritto e, in tal modo, incentivare ulteriori investimenti in ricerca e innovazione. D'altra parte, l'obbligo di corrispondere royalties a condizioni FRAND consentirà generalmente al titolare del diritto di conservare un significativo vantaggio competitivo nei confronti dei suoi concorrenti. Costoro sono infatti gravati da costi aggiuntivi, dalla necessità di colmare il lead timeche li separa dall'innovatore in termini di apprendimento delle tecnologie licenziate, nonché da una conoscenza inferiore della tecnologia, le cui possibili attuazioni potrebbero non esaurirsi in quanto descritto e rivendicato nel brevetto (e anche in termini di know-how) [18].

Dal canto suo, in un sistema di licenze FRAND, anche il titolare del diritto potrà avvalersi della possibilitàdi avere accesso, alle stesse condizioni, alle diverse tecnologie sviluppate dai terzi, eventualmente tramite accordi di licenza incrociati (c.d. cross-licensing) [19].

Peraltro, se l'inclusione nello standard e il sistema delle licenze a condizioni FRAND fossero realmente percepiti dai titolari dei diritti come penalizzanti, non si riuscirebbe a comprendere perché questi facciano tanti sforzi - se non addirittura carte false: vedasi il caso Rambus [20] - per far sì che la loro tecnologia sia eletta a standard [21]. Il fatto è che essi si battono - lo si ribadisce - per diventare percettori garantiti di flussi indeterminati di royalties [22].

3. Il nocciolo della questione, oggi: definire le royalties FRAND. Proposta di tre criteri cumulativi

L'orientamento pro-concorrenziale sopra descritto con riferimento all'UE è condiviso, nei suoi tratti fondamentali, anche negli Stati Uniti, nonché in altri ordinamenti - come quello cinese ed indiano - coinvolti nello sviluppo di standard tecnologici, specialmente nel settore ICT [23].

Nella sostanza, dunque, il cuore dell'attenzione di giudici e studiosi (così come dei pratici) si è oggi spostato: dall'affermazione di un obbligo di concedere licenza sulle tecnologie 'essenziali'- ormai acquisito - alla necessità di definire se tali licenze siano conformi o meno ai principi FRAND.

A questo proposito, ragioni di coerenza con l'intrinseco fondamento pro-concorrenziale dell'obbligo di concedere licenza, richiedono che i criteri seguiti per la determinazione di una licenza a condizioni FRAND riflettano a loro volta un bilanciamento pro-concorrenziale dei configgenti interessi in gioco: vale a dire, da un lato, il diritto dei titolari ("innovators") ad una remunerazione adeguata [24] e, dall'altro, il diritto dei licenziatari ("implementers") ad ottenere condizioni di accesso che consentano un'effettiva competitività sul mercato.

Tali criteri dovrebbero preferibilmente essere incorporati in disposizioni normative, o perlomeno in linee guida emanate da autorità indipendenti - come quelle antitrust- e possibilmente fatti propri da convenzioni internazionali [25]. E comunque essere incorporati nelle policy delle SSO. Questo per evitare che i parametri stessi da seguire per la determinazione di licenze a condizioni FRAND (anche al di là delle possibili asimmetrie di forza contrattuale delle parti) siano primariamente rimessi a negoziazioni private o a decisioni di singoli casi al di fuori di una linea sistematica di riferimento: così  correndo  il rischio  di metter capo ad un costume d'Arlecchino. Il che sarebbe in  contrasto con le congiunte esigenze di affidabilità, trasparenza e armonizzazione del regime dell'innovazione standardizzata, internazionale per vocazione [26].

D'altra parte, è appena il caso di precisare che il presente contributo non intende certo proporre alcuna 'formula magica', valida universalmente nella determinazione di royaltiesrispettose dei principi FRAND. Il concetto stesso di 'ragionevolezza' della licenza, infatti, è espressione di una clausola generale, per ciò stesso elastica. La nostra ricerca è volta piuttosto all'individuazione di un range - potenzialmente ampio - di schemi di licenza che, pur diversificati, siano però coerenti con l'equilibrata ispirazione pro-concorrenziale poc'anzi evocata. E tra essi incomberà anzitutto alle parti di scegliere, per negoziare una soluzione condivisa. In difetto di che la scelta - sempre all'interno di quel range- sarà compiuta da Corti o Autorità di regolazione del mercato [27].

Di seguito presentiamo alcuni criteri a nostro avviso adeguati a tale obbiettivo. Sono tre, formulati in senso progressivo e proposti per una applicazione congiunta [28].

4. Primo criterio. Precisa identificazione della tecnologia adottata dai potenziali licenziatari e stretta proporzionalità della licenza

Giurisprudenza e dottrina parrebbero talora dare per scontato che ogni brevetto dichiarato essenziale a uno standard è utilizzato - e dunque potenzialmente violato - da ciascun prodotto conforme a tale standard [29]. L'assunto pare fondato sul sillogismo secondo cui: siccome (i) il brevetto è stato dichiarato essenziale a uno standard; e (ii) il prodotto è conforme allo standard; allora (iii) quel prodotto deve necessariamente attuare la tecnologia brevettata [30].

Tuttavia il sillogismo è viziato da una mancata comprensione dei meccanismi di standardizzazione tecnologica. Semplicemente non corrisponde al vero che tuttii brevetti dichiarati essenziali a uno standard siano necessariamente violati da tuttii prodotti conformi ad esso. In altri termini, non si dà luogo ad alcuna contraffazione automatica o presuntiva [31]. E ciò per tre ragioni, relative alla validità dei brevetti, alla loro essenzialità e, soprattutto, all'esistenza di elementiopzionali in molti standard.

Innanzitutto, i brevetti possono essere invalidi o non essenziali. Da un lato, il numero di brevetti 'robusti', ossia in grado di sopravvivere a un'azione di invalidità, è notoriamente esiguo. Se la dottrina ha suggerito che, in alcuni ordinamenti, la maggior parte dei brevetti concessi sarebbe almeno parzialmente invalida [32], i dati relativi ai brevetti essenziali confermerebbero che ciò rappresenta un problema esacerbato nel contesto delle tecnologie standardizzate [33]. D'altro canto, la dichiarazione di essenzialità che i titolari di SEP rilasciano alle SSO è un atto unilaterale che nella maggior parte dei casi non è verificato dall'organizzazione. Ad esempio, la guida esplicativa della IPR Policy adottata dall'ETSI chiarisce che l'ente "has not checked the validity of the information, nor the relevance of the identified patents/patent applications to the ETSI standards and cannot confirm, or deny, that the patents/patent applications are, in fact, essential, or potentially essential" [34]. Per queste ragioni, il fenomeno della c.d. "over-disclosure" - vale a dire la rivendicazione di essenzialità per brevetti non essenziali - è ritenuto piuttosto diffuso, perlomeno nel settore ICT [35].

Nondimeno, tali considerazioni non sono di grande aiuto nella determinazione di criteri generali di valutazione dei canoni di licenza FRAND: i brevetti concessi si presumono validi e, per quanto ci è dato di sapere, nessuna delle principali SSO verifica l'essenzialità dei brevetti dichiarati tali rispetto allo standard. Per contro, si dovrebbe rivolgere l'attenzione alle caratteristiche proprie degli standard tecnologici, specialmente nel settore ICT.

Gli standard sono complessi insiemi di regole. Sono soggetti a continui aggiornamenti e modifiche da parte di gruppi di lavoro ed esperti tecnici. Per esempio, il noto standard 3G/UMTS per le telecomunicazioni mobili è stato perfezionato tramite numerose versioni successive (le c.d. "release")e conta centinaia di specifiche tecniche - documenti analitici riferiti ad un particolare elemento o funzione del sistema. A loro volta, le specifiche tecniche sono periodicamente aggiornate, anche più volte per ciascuna nuova versione 'generale' dello standard [36]. Per effetto di una siffatta incessante attività, gli standard tipicamente includono numerose caratteristiche tecniche opzionali [37].

Le caratteristiche tecniche di uno standard possono essere opzionali  almeno sotto tre profili [38]. In primo luogo, alcune caratteristiche tecniche possono riguardare solo uno degli elementi di un determinato sistema standardizzato. Ad esempio, le parti dello standard riguardanti i dispositivi mobili potrebbero non regolare il funzionamento dell'infrastruttura della rete, e viceversa. In secondo luogo, una caratteristica tecnica aggiunta in una specifica versione dello standard, pubblicata dopo che diversi prodotti sono entrati sul mercato, non sarà necessariamente attuata da tali prodotti anteriori. In terzo luogo, una caratteristica dello standard può essere opzionale nel senso che il produttore è libero di decidere, sin dal principio, se attuare o meno tale tecnologia, senza con ciò intaccare l'interoperabilità del prodotto.

Se una specifica caratteristica dello standard è opzionale, ne consegue che ogni brevetto dichiarato essenziale con riferimento a tale caratteristica è attuato solo potenzialmente.

Le considerazioni ora svolte sono preliminari alla determinazione stessa di un obbligo di concedere licenza - e dunque si pongono ben prima della definizione dell'entità dellaroyaltyFRAND.In breve: se un prodotto non applica una determinata tecnologia coperta da brevetto, perché mai il titolare dovrebbe percepire un corrispettivo per il suo (non) utilizzo?! Cionondimeno l'aspetto dell'opzionalità tecnica è spesso messo in secondo piano nel corso delle trattative negoziali traimplementerseinnovators.

 D'altro canto, l'opzionalità di un elemento dello standard, di per sé, non pregiudica la possibilità che il relativo brevetto sia effettivamente essenziale. Il brevetto in questione potrà ben essere essenziale, ma solamente in relazione a quell'elementoopzionale. Ciò è espressamente confermato, ad esempio, dalle Bylawsdello Standard Board dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers(di seguito "IEEE"), una delle più grandi e influenti SSO al mondo, secondo cui "'Essential Patent Claim' shall mean any Patent Claim the practice of which was necessary to implement either a mandatory or optional portion of a normative clause of the IEEE Standard" [39]. Secondo uno studio del 2013, sette tra le più importanti SSO nel mercato contemplano espressamente le parti opzionali degli standard nella definizione di essenzialità [40].

Alla luce di quanto sopra esposto, il primo passo nella determinazione diroyaltyFRAND dovrebbe essere quello di attenersi al principio distretta proporzionalità: solo quando l'interferenza è tale in concreto - di modo che il brevetto essenziale è o almeno potrebbe essere contraffatto dal prodotto del concorrente - il terzo sarà gravato dall'obbligo di corrispondere unaroyaltyFRAND al titolare.E, simmetricamente, solo quando il brevetto essenziale è effettivamente utilizzato (o contraffatto, che dir si voglia) il corrispettivo per il suo uso potrà essere considerato equo e ragionevole.

Tale valutazione in concretodovrà essere svolta con riferimento a tutte le caratteristiche tecniche opzionali dallo stesso titolare del brevetto essenziale, prima di qualsiasi richiesta di corrispettivo. Il titolare è infatti probabilmente l'unico soggetto con una conoscenza dei brevetti e dello standard in questione adeguata allo scopo. Più precisamente: all'avvio delle negoziazioni il titolare del brevetto essenziale dovrà (i)fornire al potenziale licenziatario tabelle di raffronto tra le rivendicazioni del brevetto e lo standard, le c.d. claim-charts(o analoga documentazione), che illustrino come il suo titolo possa essere 'letto' nella specifica tecnica dello standard; (ii)valutare se tali specifiche tecniche costituiscano parti obbligatorie ovvero opzionali dello standard in questione; e (iii) nel caso in cui si tratti di porzioni opzionali dello standard di riferimento, dimostrare che i prodotti del potenziale licenziatario le attuino [41].

In quest'ultimo caso, tuttavia, il titolare del brevetto essenziale non sarà tenuto a fornire prova piena dell'effettiva utilizzazione ai fini della conclusione di un accordo di licenza. Ciò costituirebbe verosimilmente un onere eccessivo per il titolare: come base per la fase negoziale saranno più che sufficienti elementi di prova prima facie dell'essenzialità e dell'interferenza.I potenziali licenziatari saranno quindi nella condizione di poter confutare - si noti: prontamente [42] - tali elementi di prova, dimostrando che il brevetto (o i brevetti) in questione non sono attuati nei loro prodotti.


 

5. Secondo criterio. Quantificazione ex-ante delle royalty: il valore del brevetto prima della fissazione dello standard

Una volta individuata la tecnologia essenziale di cui il potenziale licenziatario fa effettivamente uso, deve essere determinato il valore dei brevetti che su tale tecnologia insistono.

Il processo di selezione della tecnologia che sarà parte dello standard svolge un ruolo fondamentale nella creazione del suo valore. In genere, prima dell'adozione di uno standard più alternative tecniche rivolte sostanzialmente alle stesse funzionalità concorrono tra loro. Accade spesso, così, che diverse soluzioni ad uno stesso problema tecnico siano valutate e confrontate dai membri della SSO sulla base della loro qualità, del loro costo e del valore aggiunto che apportano allo standard.

Tuttavia, quando lo standard è definito, i titolari dei brevetti aventi ad oggetto le tecnologie selezionate vedranno il valore e il potere di mercato dei loro diritti di proprietà industriale crescere esponenzialmente. Questo perché tali brevetti, a questo punto essenziali, verrannoutilizzati - nei limiti dell'opzionalità di cui si diceva - da ogni implementer. Ciò ha portato dottrina e giurisprudenza a considerare il rischio che i titolari di brevetti essenziali ai quali molti concorrenti dovrannoottenere accesso siano indotti a 'far leva' (nel gergo del settore: "hold-up") suoi loro concorrenti con richieste di licenze anti-competitive, accompagnate da minacce di azioni inibitorie in caso di mancata accettazione delle proposte contrattuali [43].

Al contrario, i brevetti che non sono stati inclusi nello standard potranno rivelarsi privi di valore commerciale, specialmente nel caso in cui non vi sia alcun mercato per tecnologie diverse da quella standardizzata [44].

In un simile contesto, l'opinione maggioritaria di giuristi ed economisti ritiene che una royalty ragionevoledovrebbe limitarsi a riflettere il valore del brevetto in sé, e non il valore potenzialmente associato alla sua inclusione nello standard [45]. Swanson e Baumol sono stati tra i primi a suggerire, nel 2005, che "the concept of a 'reasonable' royalty for purposes of RAND licensing must be defined and implemented by reference to ex ante competition, i.e. competition in advance of the standard selection" [46]. Alcuni anni dopo, Lemley e Shapiro hanno ribadito che "by construction, the reasonable royalty rate does not include the value attaching to the creation and adoption of the standard itself. To allow the patentees to capture that value, which flows from the collective adoption decisions of the group rather than from the underlying value of the technology chosen, would undermine the goals of the FRAND commitment" [47]. Analoghi orientamenti ex ante sono stati proposti dalla Federal Trade Commission [48], dalla Commissione Europea [49] e, più di recente, nelle stesse Bylaws dello Standard Board dell'IEEE [50].

La definizione delle royalty FRAND secondo il principio ex anterichiede che il valore della licenza sia parametrato al corrispettivo che il titolare del brevetto avrebbe potuto ragionevolmente ottenere - in condizioni di libera concorrenza - all'esito di un'ipotetica contrattazione con il potenziale implementerappena prima dell'elezione a standard della tecnologia in questione. L'adozione dello standard, invece, corrisponde al momento ex post, in cui il brevetto è stato incluso nello standard e ha potenzialmente acquisito un notevole valore di mercato (se non è divenuto, addirittura, un fattore costitutivo di posizione dominante). L'assunto alla base di una simile posizione è che solo una royaltyex anterifletterebbe il valore intrinseco del brevetto in un mercato competitivo [51].

A nostro avviso, il principio di definizioneex ante rappresenta l'indicazione fondamentale per determinare una licenza conforme alle condizioni FRAND. Pare infatti assolutamente centrale allaratio del sistema che laroyaltyragionevole rispecchi il valore intrinseco del brevetto prima che esso acquisisca l'inevitabile (e potenzialmente 'ricattatorio') potere che segue alla sua inclusione nello standard.

6. Terzo criterio. Considerazione del quadro complessivo delle licenze FRAND: il problema del royalty stacking

La determinazione dei diritti di licenza deve anche tenere conto del quadro complessivo delle licenze che gravano sul singoloimplementer.

Nel contesto della fissazione degli standard, in particolare nel settore ICT, uno stesso prodotto fa spesso uso di tecnologie coperte da centinaia, se non migliaia, di brevetti essenziali [52]. Ne consegue che gliimplementer sono generalmente obbligati a pagareroyalties a diversiinnovator. Ignorare questo fattore potrebbe rendere possibile un cumulo di canoni di licenza - il cosiddetto "royalty stacking" - il cui totale potrebbe superare una ragionevole quota del valore e del prezzo del bene: così di fatto impedendo all'implementerl'ingresso (o la sopravvivenza) sul mercato.

Diversi autori invero sottolineano il rischio che vi siano serie probabilità che gli implementer siano gravati da richieste di royalty accumulate.Una ricerca del 2014, per esempio, ha stimato che le royalties relative ad uno smartphoneofferto al pubblico a 400 dollari ammontano, in media, a 120 dollari: vale a dire al 30% del prezzo di vendita del prodotto. Una cifra non molto distante dal costo delle componenti fisiche del dispositivo stesso [53].

La giurisprudenza statunitense ha da tempo riconosciuto la possibilità che si verifichino casi di royalty stacking e le criticità ad esso associate.Con la nota decisione resa nella controversia tra Microsoft eMotorolanel 2013, il Giudice Robart della United States District Courtdi Seattle ha affermato che "a proper methodology for determining a RAND royalty should address the risk of royalty stacking by considering the aggregate royalties that would apply if other SEP holders made royalty demands of the implementer" e che il rischio di royalty stacking debba essere tenuto in considerazione dai titolari di SEP nella determinazione di una licenza FRAND [54]. Nello stesso senso si sono poi espresse la Commissione Europea [55], la Federal Trade Commission [56] e, di recente, dalla Competition Commission of India (CCI), la quale ha posto in rilievo il fatto che "FRAND licenses are primarily intended to prevent patent hold up and royalty stacking" [57].

Cionondimeno, numerosi autori hanno contestato i fondamenti della teoria del royalty stacking. In primo luogo, essa non terrebbe adeguatamente in considerazione l'impatto 'riduzionista' di prassi comuni come il cross-licensing, la possibilità che le esclusive brevettuali non siano fatte valere nei confronti di terzi e le dinamiche di mercato riscontrate nella realtà, che porterebbero a penalizzare gli innovatorsche avanzino richieste di royalty eccessive. In secondo luogo, parte della dottrina ha sottolineato come non vi sia prova dell'esistenza del fenomeno del royalty stacking, o perlomeno non vi siano dati sufficienti ad accertare la presenza di un serio rischio per la collettività [58]. Si tratterebbe quindi di un falso problema.

Prendendo posizione nel dibattito, la Court of Appeals for the Federal Circuit in Ericsson v. D-Link ha recentemente osservato che, seppur il royalty stackingpossa costituire un problema per i licenziatari di brevetti essenziali, questi ultimi devono in ogni caso dare prova di un effettivo cumulo diroyalties (nel testo della decisione: "actual evidence of […]stacking"), che non può essere semplicemente presunto sulla base di considerazioni di carattere generale [59].

In definitiva, l'esistenza, la diffusione e le problematiche connesse ad un rischio diroyalty stackingnon hanno raccolto un consenso unanime tra gli accademici e gli operatori del settore. Da un lato, se centinaia, quando non migliaia, di brevetti possono riguardare il medesimo prodotto, ilroyalty stackingè - a dir poco - probabile. Dall'altro, vi possono certamente essere casi in cui il rischio di un cumulo diroyaltiesviene neutralizzato (mediantecross-licensing,prezzi ribassati, esaurimento dei diritti brevettuali, e così via) o è assente.

Nondimeno, a parere di chi scrive, il verificarsi del royalty stacking è del tutto inconciliabile con il concetto stesso di FRAND in tutti i casi in cui ciò determini la corresponsione di licenze che minimizzano o eliminano ogni profitto sul prodotto che fa uso dello standard. Non può ritenersi equo e neppure ragionevole che il sommarsi dei diritti di licenza renda la commercializzazione di prodotti conformi allo standard antieconomica o non remunerativa [60]. Peraltro, come giustamente osservato da Lemley e Shapiro, l'esistenza di un royalty stacking potrebbe render ancora più serio il problema dell'hold up brevettuale, moltiplicando le probabilità che un implementer debba fronteggiare azioni di contraffazione e richieste di prezzi superiori al livello concorrenziale [61].

Per neutralizzare un simile rischio, le parti coinvolte nella contrattazione dovranno quindi prendere in considerazione i quadro complessivo delle licenze, e basarsi sui dati disponibili per la definizione delle royalties: le trattative non avvengono nel vuoto [62]. Si consideri poi che numerosi standard - soprattutto quelli di più alto valore economico e tecnologico - sono in corso di elaborazione da molti anni e che, anche in caso di sviluppo e modifica, tali evoluzioni avvengono in modo graduale. Ne consegue che le parti coinvolte nelle trattative per una licenza FRAND avranno verosimilmente un certo grado di conoscenza del quadro complessivo dilicensing, conoscenza che - nel caso - potrebbe essere sufficiente per individuare il rischio distacking.

In caso contrario, ove non fossero disponibili informazioni di tal genere, le parti potranno delineare una licenza prima facie FRAND, possibilmente corredata da una clausola di adeguamento in caso di mutamento significativo delle circostanze [63]. Ancora una volta, le Bylaws recentemente aggiornate dell'IEEE costituiscono un ottimo esempio, ove suggeriscono che la determinazione della licenza ragionevole dovrà ricomprendere "the value that the Essential Patent Claim contributes […], in light of the value contributed by all Essential Patent Claims for the same IEEE Standard practiced in that Compliant Implementation" [64]

Infine, pare opportuno fare un cenno alla possibilità che, per risolvere il problema del royalty stackingin radice, si possa fare ricorso ad un 'cap': un tetto massimo complessivo dei canoni di licenza che possono essere imposti all'implementer. Tale soluzione è stata spesso prospettata in dottrina: da ultimo si ricorda un recente scritto del Prof. Franzosi, che adatta il principio dell'apportionmentalle dinamiche dei brevetti essenziali, proponendo un calcolo della royalty per il singolo titolo a partire da una royalty totale (si legga: un 'cap') sull'intero prodotto, la quale debba essere poi ripartita (appunto: apportioned) tra segmenti tecnici del prodotto, e infine suddivisa per il numero di brevetti afferenti a tale segmento [65].

Nella giurisprudenza statunitense e, in particolare, nella sentenza In re Innovatio il giudice Holderman - richiamandosi ai principi di Microsoft v. Motorola - ha adottato il c.d. metodo "top down" che, prendendo seriamente in considerazione i rischi di royalty stacking, "best approximates the [F]RAND rate that the parties to a hypoteticalex ante negotiation would have agreed upon" [66]. Il metodo "top down" considera innanzitutto il prezzo medio del prodotto che utilizza il brevetto (nel caso di specie: un chip per la connessione Wi-Fi). Con riferimento al prezzo medio, è poi calcolato il margine di profitto medio che il produttore genera dalla vendita di ogni prodotto, così isolando la porzione di profitto su cui l'implementer sarebbe in grado di corrispondere royalties: ovvero vi è la determinazione di un 'cap'. Il profitto medio così individuato è poi moltiplicato per il rapporto tra i brevetti oggetto di causa e il numero totale di brevetti dello standard in questione. Inserendo in questo calcolo un fattore 'qualitativo', ossia la considerazione che "84% of the value in electronic patents is found in the top 10% of electronic patents" [67] e valutando che i brevetti essenziali di causa avessero un'importanza da media a moderata per lo standard, e che quindi rientrassero in tale 10%, il Giudice Holderman parrebbe essere riuscito nell'arduo compito di calcolare una royalty a condizioni FRAND tenendo in considerazione i principi che abbiamo ora richiamati [68].

La decisioneInnovatio - pur se legata ad una fattispecie concreta molto particolare - si segnala quindi per offrire numerosi spunti, teorici e pratici, per un serio bilanciamento degli interessi diimplementers einnovators. E ciò proprio nella prospettiva, auspicata da chi scrive, di un calcolo che faccia riferimento solo a brevetti effettivamente utilizzati dall'implementer, tramite una determinazioneex ante del loro valore e tenendo in considerazione il rischio diroyalty stacking.

NOTE

  • 1) Cfr. settimo considerando della Direttiva 92/38/CEE del Consiglio dell'11 maggio 1992 relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi; cfr. altresì il settimo considerando della Direttiva 95/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di standard per la trasmissione di segnali televisivi.
  • 2) Cfr. Comunicazione della Commissione - Diritti di Proprietà Intellettuale e Normalizzazione, COM(92)445, del 27 ottobre 1992. Per un recente commento che contestualizza questo primo approdo della Commisione ai successivi sviluppi - normativi e giurisprudenziali - del diritto dell'Unione Europea, si rinvia a D. Geradin, European Union Competition Law, Intellectual Property law and Standardization, in corso di pubblicazione in J. Contreras (a cura di), Cambridge Handbook on Technical Standardization Law, 2017, reperibile in internet al seguente indirizzo: https://ssrn.com/abstract=2907632.
  • 3) Per una ricostruzione delle negoziazioni che hanno portato alla versione del 1994 della IPR Policy dell'ETSI, si veda R. Brooks, D. Geradin, Taking contracts seriously: the meaning of the voluntary commitment to license essential patents on 'fair and reasonable' terms, in S. Anderman, A. Ezrachi (a cura di), Intellectual property and competition law: new frontiers, Oxford, Oxford University Press, 2011, 397 ss. L'ultimo aggiornamento della IPR Policy di ETSI - al momento della stesura dell'articolo - risale al giugno 2016 ed è consultabile sul sito ufficiale dell'organizzazione, al seguente indirizzo: http://www.etsi.org/about/how-we-work/intellectual-property-rights-iprs.
  • 4) Si veda Comunicazione della Commissione - Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi controllati, Esame del 1999 sul quadro normativo delle comunicazioni, Relazione sulle comunicazioni 1999, COM(1999)539, del 10 novembre 1999.
  • 5) Per "standard de iure", s'intende un insieme di specifiche tecniche cui più soggetti aderiscono a seguito di un accordo formale, ovvero per effetto di un obbligo di legge. Con l'espressione "standard de facto" si indicano invece gli standard che sorgono per effetto di forze di mercato, che "selezionano" alcune tecnologie sopra altre. Si tratta ad esempio del c.d. network effect, vale a dire il fenomeno (noto anche come "demand-side economies of scale") per il quale l'utilità che un consumatore ricava da un determinato prodotto cresce quando, e nella misura in cui, altri utilizzano il medesimo prodotto. Il network effect agisce come un potente catalizzatore di domanda, con la conseguenza che essa si autoalimenta, continuando ad attrarre nella sua rete sempre più consumatori (c.d. direct network effect). E più il numero degli acquirenti del prodotto aumenta, più saranno lanciati sul mercato prodotti con esso compatibili, rendendo il prodotto base ancor più appetibile per i consumatori (c.d. indirect network effect). Il fenomeno dell'effetto rete è particolarmente intenso nel contesto delle tecnologie ICT - oggetto principale del presente contributo - spesso caratterizzato da forme di competizione sistemica, in cui le imprese competono offrendo sul mercato prodotti inter-connessi da vincoli funzionali, tali per cui i consumatori possono trarre vantaggio solo da un acquisto congiunto dell'intero pacchetto. L'esempio classico di tale nesso funzionale e quello tra l'hardware di un computer e il suo sistema operativo, e tra tali due elementi e programmi come i browser che permettono agli utenti di navigare in internet. Si noti tuttavia che standard de facto possono essere individuati anche in altri settori della tecnica, come quello dell'innovazione farmaceutica: si ricorda il caso Pfizer relativo alla tutela brevettuale e regolatoria del latanoprost, un farmaco utilizzato nella cura del glaucoma: cfr. decisione AGCM, 11 gennaio 2012, n. 23194, Ratiopharm/Pfizer; confermata da Consiglio di Stato, 12 febbraio 2014, n. 693, in Rass. dir. farm., 2014, 2, 336.
  • 6) Cfr. Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, (2001/C 3/02), del 6 gennaio 2001: par. 143 e 174.
  • 7) Corte Giust. UE, 6 aprile 1995, C-241/91 e C-242/91, Magill; Corte Giust. UE, 29 aprile 2004, C-418/01, IMS Health; Corte Giust. UE, 17 settembre 2007, Microsoft.
  • 8) Comm. UE, decisione del 29 aprile 2014, Samsung, AT.39939, C(2014) 2891; Comm. UE, decisione del 29 aprile 2014, Motorola, AT.39985, C(2014) 2892; Corte Giust. UE, 16 luglio 2015,  C-170/13, Huawei c. ZTE (di seguito, "Huawei/ZTE").
  • 9) In questo senso si veda, per tutte, la definizione di standard essential patent proposta nella IPR Policy ETSI (cfr. supra n. 3) secondo cui: "'ESSENTIAL' as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where a STANDARD can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered ESSENTIAL". Di seguito, per esigenze di sintesi, si farà generalmente riferimento a "prodotti" conformi allo standard, senza con ciò implicare alcuna distinzione rispetto a "metodi" e "procedimenti".
  • 10) Si veda in proposito il recente contributo di F. Abbott, Rethinking Patents: From 'Intellectual Property' to 'Private Taxation Scheme', in P. Drahos, G. Ghidini, H. Ullrich (a cura di), Kritika: Essays on Intellectual Property, vol. 1, Cheltenham, Edward Elgar, 2015, 1. Si veda in proposito il recente contributo di F. Abbott, Rethinking Patents: From 'Intellectual Property' to 'Private Taxation Scheme', in P. Drahos, G. Ghidini, H. Ullrich (a cura di), Kritika: Essays on Intellectual Property, vol. 1, Cheltenham, Edward Elgar, 2015, 1.
  • 11) Cfr. Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (2011/C 11/01), 14 gennaio 2011, par. 285 ss..
  • 12) H. Ullrich, FRAND Access to open standards and the patent exclusivity: Restating the principles, in Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 17-04, reperibile in internet al seguente indirizzo: https://ssrn.com/abstract=2920660.
  • 13) V. supra note 7 e 8.
  • 14) E in questa stessa concezione contrattuale, l'obbligo imposto al titolare di dichiarare, all'avvio delle negoziazioni, le condizioni di offerta, non corrisponde ad una interferenza antitrust nel potere dispositivo del titolare, bensì all'applicazione di principi di buona fede (oggettiva) propri, appunto, della teoria del contratto, e in particolare, della responsabilità in contrahendo.
  • 15) È, nella sostanza, la prospettiva del 'nostro', art 2597 c.c., ovvero l'obbligo a contrattare del monopolista legale a chiunque lo richieda, osservando parità di trattamento: e qui rileggasi la Relazione del Guardasigilli all'art. cit., al §1046, secondo cui "tal principio si impone a difesa del consumatore come necessario temperamento della soppressione della concorrenza, tenuto conto che il regime di monopolio legale, per ragioni varie e non tutte contingenti va estendendosi molto al di là di quei particolari settori (come i trasporti ferroviari) nei quali tradizionalmente si soleva considerare tale fenomeno". E ciò è peraltro confermato dalla chiara lettera delle Linee direttrici della Commissione sugli accordi orizzontali (v. nt. 11), ove sono esigenze primariamente antitrust ad aver imposto il meccanismo degli impegni FRAND.
  • 16) Il termine di 'abuso', nella limitata cassetta degli attrezzi linguistici dell'antitrust, può solo invocarsi in senso 'secondario' rispetto al rifiuto dell'osservanza dell' obbligo. La situazione evocata è dunque ben distinta da quella di un esercizio intrinsecamente illegittimo del diritto esclusivo - ad esempio, per compartimentare mercati, o imporre prezzi ingiustificatamente alti, ovvero a quella di un illegittimo conseguimento del titolo, come nel caso AstraZeneca, oggetto di una nota decisione della Corte di giustizia UE (sentenza del 6 dicembre 2012, C-457/10) ove alla società erano contestate le dichiarazioni mendaci svolte dinanzi agli uffici brevettuali allo scopo di ottenere un illegittima estensione dell'esclusiva brevettuale: qui sì vi è un abuso 'primario', rispetto alla cui commissione l'idea stessa del compenso è incompatibile, per non dire surreale.
  • 17) Rileva il paradosso, in senso critico, G. Colangelo, Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 397, 2016, 64 ss.
  • 18) Sotto un diverso profilo, la prassi commerciale seguita nella determinazione di una licenza a condizioni FRAND spesso implica anche l'onere del licenziatario di comunicare informazioni commerciali riservate (quantità e prezzi delle vendite, fornitori, clienti, ecc.).
  • 19) Anche al di là delle disposizioni relative alle licenze obbligatorie per le innovazioni dipendenti di alto profilo ai sensi dell'art. 31, lett. l), TRIPs e dell'art. 71 c.p.i..
  • 20) Il comportamento di Rambus, che aveva omesso di dichiarare l'essenzialità dei propri brevetti al gruppo di standardizzazione JEDEC, impegnato nello sviluppo delle specifiche SDRAM e DDR SDRAM, è passato al vaglio di autorità antitrust e tribunali, sia in Europa, sia negli Stati Uniti, con esiti contrastanti. La Commissione UE, con decisione del 9 dicembre 2009, Rambus, COMP/38636, C(2009) 7610, accettava gli impegni proposti da Rambus, secondo cui la società "agrees not to charge [any royalty] for the SDRAM and DDR standards that were adopted by JEDEC during the time in which Rambus was a member and engaged in its allegedly intentional deceptive conduct" e "commits to a maximum royalty rate of 1,5 % for the later generations of standards adopted by JEDEC after Rambus' resignation" (par. 55). Negli Stati Uniti, invece, la decisione dell'FTC che accertava la violazione dello Sherman Act da parte di Rambus è stata poi ribaltata dalla Court of Appeals (D.C. Circuit), con sentenza del 22 aprile 2008 (522 F.3d 456) sulla base del fatto che, l'FTC avrebbe "expressly left open the likelihood that JEDEC would have standardized Rambus's technologies even if Rambus had disclosed its intellectual property. Under this hypothesis, JEDEC lost only an opportunity to secure a RAND commitment from Rambus. But loss of such a commitment is not a harm to competition from alternative technologies in the relevant markets".
  • 21) Cfr. infra, note 33 e 35.
  • 22) Si aggiunga peraltro che il sistema FRAND può essere apprezzato anche sotto un altro profilo. Di fatto, il potere di esclusione proprio del titolare di brevetto è conservato (salvo il caso dei più irriducibili free rider) solo con riferimento ad innovazioni "nella media", vale a dire quelle che superano il test di non ovvietà ma non si qualificano per il premio Oscar: l'elezione a standard. La saggezza implicita in tale "discriminazione" è evidente. Evitando di generalizzare un obbligo di concedere licenze per nuove tecnologie, il sistema scoraggia un generalizzato atteggiamento di c.d. path-dependance da parte dei futuri concorrenti. Infatti, come illustrato dalla Corte di giustizia UE: "se il semplice fatto di detenere diritti di proprietà intellettuale potesse costituire di per sé una giustificazione obiettiva del rifiuto di concedere una licenza, la deroga individuata dalla giurisprudenza non verrebbe mai applicata. In altri termini, un rifiuto di dare in licenza un diritto di proprietà intellettuale non potrebbe mai essere considerato come violazione dell'art. 82 CE, mentre nelle sentenze Magill e IMS Health […] la Corte ha dichiarato esattamente il contrario", cfr. sentenza Microsoft, (nt. 7), par. 690.
  • 23) A tal proposito, si deve ricordare la decisione più influente, nel panorama italiano, in materia, ovvero l'ordinanza Trib. Milano, 5 gennaio 2012, in Giur. ann. dir. ind., 2014, 6069, ove la presidente Tavassi ha chiarito che "il diritto di vietare ai terzi l'accesso alla propria tecnologia ha subito nel tempo sempre maggiori restrizioni. È infatti oramai principio acquisito che, nei settori della tecnica per i quali si richieda un certo livello di dialogo […] sorga l'esigenza di assicurare l'interscambiabilità tra i prodotti medesimi […]. Lo strumento con cui tale interscambio può essere assicurato è quello della licenza". Quanto poi alle Corti e autorità statunitensi, esse si sono contraddistinte anzitutto per aver proposto, tra le prime, un "anti-injunction approach" ovvero l'orientamento secondo cui l'aver sottoscritto impegni FRAND sarebbe incompatibile con la richiesta di inibitoria dell'attività del (presunto) contraffattore che sia disposto a concludere un accordo di licenza (il "willing licensee" di cui si è detto); e ciò in una linea ideologica risalente alla sentenza eBay della Supreme Court e, in particolare, alla concurring opinion del giudice Kennedy: cfr. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). Come esempio di tale "approach" - per tutti - si veda la sentenza del giudice Posner (poi parzialmente riformata in sede di appello) nel caso Apple Inc. v. Motorola Inc., 869 F.Supp.2d 901, 911 (N.D. Ill. 2012): "I don't see how, given FRAND, I would be justified in enjoining Apple from infringing [the patent] unless Apple refuses to pay a royalty that meets the FRAND requirement. By committing to license its patents on FRAND terms, Motorola committed to license [the patent] to anyone willing to pay a FRAND royalty and thus implicitly acknowledged that a royalty is adequate compensation for a license to use that patent. How could it do otherwise? How could it be permitted to enjoin Apple from using an invention that it contends Apple must use if it wants to make a cell phone with UMTS telecommunications capability-without which it would not be a cell phone" (p. 18). Inoltre, le Corti statunitensi per prime hanno proposto una determinazione numerica delle royalty FRAND. Si veda l'altrettanto nota decisione del giudice Robart (lo stesso che ha bocciato il funesto "muslim ban" dell'ultimo successore di Abramo Lincoln), nel caso Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., No. C10-1823 JLR, 2013 (W.D. Wa. 25 aprile 2013). In essa il giudice Robart ha operato una scelta nell'ambito di un range di possibili soluzioni FRAND: approccio qui condiviso (vedi ancora infra par. 3, nel testo, e nota 27, con riferimento alla diversa impostazione da ultimo adottata dal giudice inglese Briss). Per una rassegna sugli orientamenti della giurisprudenza e dalle autorità indiane, note per le politiche industrialistiche particolarmente attente ai diritti umani: cfr. R. Viswanath, Demystifying the Indian FRAND Regime: The Interplay of Competition and Intellectual Property, in Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 21, 2016, p. 90-94. Per l'esperienza cinese si vedano, invece, Y. B. Li, Antitrust Correction for Qualcomm's SEPs Package Licensing and Its Flexibility in China, in IIC, 2016, 3, 336; J. Lee, Implementing the FRAND Standard in China, in Vand. J. Ent. & Tech. L., 2016, vol. 19, 1, 37; D. Sokol, W. Zheng, FRAND in China, in Tex. Intell. Prop. L.J., 2014, vol. 22, pag. 71. Infine, per un'ampia ed aggiornata analisi comparata degli orientamenti statunitensi, europei ed asiatici, si rinvia qui alla recente monografia di G. Colangelo, (nt. 17), pp. 279 e ss. Vedi ancora la ricognizione di B. Lundqvist, 'The rise of standardisation and the limits to self-governance': unilateral conduct under international standards from an EU competition law perspective, in T. Riis (ed.), User Generated Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2016, 180.
  • 24) Si noti: adeguata e non massimizzata. L'espressione è suggerita, come indicazione di portata generale, dalla Corte di giustizia UE, sentenza del 4 ottobre 2011, Premier League, C-403 e 429/08, ECLI:EU:C:2011:631, par. 108 e 109, secondo cui: "l'oggetto specifico della proprietà intellettuale non garantisce ai titolari dei diritti interessati la possibilità di chiedere il più alto compenso possibile. Infatti, in considerazione di tale oggetto, quel che è loro garantito - come previsto dal decimo 'considerando' della direttiva sul diritto d'autore e dal quinto 'considerando' della direttiva sui diritti connessi - è solamente un compenso adeguato per ogni utilizzazione degli oggetti protetti". Nonostante la sentenza si riferisca alla remunerazione dei diritti nel contesto dei diritti d'autore e diritti connessi, non v'è ragione per ritenere che non si tratti di un principio generale che concerne tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Peraltro, spunti analoghi erano già stati fatti proprie dalla Corte di giustizia in casi aventi ad oggetto brevetti per invenzione, cfr. sentenza del 14 luglio 1981, C-187/80, Merck/Stephar, par. 9-10 (ove: "la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nell'attribuzione di un diritto esclusivo di prima messa in circolazione del prodotto […che] riservando all'inventore il monopolio di sfruttamento del prodotto, gli consente di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo, senza tuttavia garantirgliela in qualsiasi circostanza"); cfr. anche Corte Giust. UE, 5 dicembre 1996, C-267/95 e C-268/95, Merck/Primecrown, par. 31.
  • 25) Nettamente contrari a quest'impostazione, soprattutto in una prospettiva di diritto dell'Unione Europea, parrebbero R. Jacob, A. Milner, Lessons from Huawei v. ZTE, 2016, 12-14, nello studio pubblicato per 4iP Council, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://www.4ipcouncil.com/research. Gli Autori, facendo riferimento alla Comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 in tema di "ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market" sottolineano che un intervento della Commissione orientato alla re-interpretazione della decisione Huawei/ZTE sarebbe superfluo, e che gli aspetti rimasti irrisolti anche a seguito di tale decisione sarebbero meglio affrontati dai tribunali degli Stati Membri.
  • 26) Infatti, una piena armonizzazione in materia di standard potrebbe prevenire il rischio di conflitti di orientamento e di giudicato tra diverse regioni del mondo, dovuti a motivi di carattere 'tecnico' (considerata la varietà e le diverse caratteristiche delle SSO) o alimentati da conflitti geopolitici.
  • 27) Così anche un recente studio del Joint Research Center presso la Commissione Europea, a cura di C. Pentheroudakis, J. A. Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents. A Comprehensive Analysis of Cases, in JRC Science for Policy Report, EUR 28302 EN, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/licensing-terms-standard-essential-patents-comprehensive-analysis-cases, 13, secondo cui: "Further developing FRAND as a regulatory instrument for the future of SEP licensing requires that we understand and acknowledge that FRAND, by design and by necessity, defines a ranges - not a rate". Diversa impostazione (almeno e verbis) appare posta a fondamento della recentissima decisione Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat), del 5 aprile 2017, che si segnala per essere la prima decisione di una corte europea ad affrontare il calcolo delle royalties FRAND. In essa il giudice Briss, impone "una terza via" di fairness rispetto a quelle ritenute dalle parti, affermando - con un accento dal sapore intrinsecamente regulatory - che "There is only one set of license terms which are FRAND in a given set of circumstances […]. That way the FRAND undertaking can be enforced".
  • 28) Nel prosieguo, ci si concentrerà sugli aspetti essenzialmente monetari dei contratti di licenza a condizioni FRAND, vale a dire sui criteri appropriati per determinare il valore del brevetto e la ragionevole remunerazione per il suo titolare. Tuttavia, vale la pena di notare che i contratti di licenza includono un'ampia varietà di clausole che dovranno essere tenute in considerazione per valutare il rispetto delle regole FRAND (ad esempio: durata, diritto di recesso, clausole risolutive, clausole di riservatezza, ambito territoriale, retrocessioni e simili) che non sono oggetto del presente contributo.
  • 29) In questo senso sembrano orientate alcune decisioni della giurisprudenza italiana: ad es. Trib. Genova (ord.), 8 maggio 2004, Koniklijke Philips Electronics N.V. contro Computer Support Italcard s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 2006, 4949; Trib. Milano, 8 maggio 2008, Itatel S.p.A. contro Sisvel e altri, reperibile su darts-ip.com; Trib. Trieste, 23 agosto 2011, in Giur. ann. dir. ind. 2013, 5951. Il medesimo assunto sembra riscontrarsi anche in M. Franzosi, Royalty per uso di brevetto standard: but for, Georgia Pacific, apportionment, in Riv. dir. ind., 2015, I,  259. Contra, Trib. Milano, 21 settembre 2016, in IPLens, reperibile in internet al seguente indirizzo: https://iplens.org/2017/03/31/the-court-of-milan-says-that-standard-essential-patents-may-be-only-optionally-implemented-in-compliant-products/.
  • 30) Una recente pubblicazione di M. Rato, M. English, An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's Huawei/ZTE Ruling, in J. of European Comp. Law & Practice, 2015, 7, suggerisce che la Corte di giustizia UE avrebbe dato per presupposta una sorta di contraffazione automatica nella sentenza Huawei/ZTE (nt. 8). In particolare ove la Corte di giustizia ha osservato: "il fatto che tale brevetto abbia ottenuto lo status di [brevetto essenziale] comporta che il suo titolare può escludere l'immissione o il mantenimento nel mercato di tali prodotti fabbricati da concorrenti e, quindi, riservare a sé la fabbricazione di tali prodotti". A dire il vero, a parziale smentita delle opinioni della dottrina ora menzionata, nella medesima pronuncia la Corte ha riconosciuto che "il presunto contraffattore non può essere biasimato per il fatto di contestare, parallelamente alle negoziazioni relative alla concessione delle licenze, la validità di tali brevetti e/o il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica della quale essi fanno parte e/o il loro effettivo sfruttamento, oppure di riservarsi la facoltà di farlo in seguito" (par. 69 e passim). Si noti tuttavia che la Corte non ha preso in considerazione la potenziale opzionalità di una specifica caratteristica tecnica, per la quale cfr. di seguito nel testo.
  • 31) Cfr. decisioni menzionate supra, nt. 29.
  • 32) Per recenti pubblicazioni e per un dibattito sui dati relativi all'invalidità di brevetti in Germania, vedasi P. Hess, T. Müller-Stoy, M. Wintermeier, Are patents merely Paper Tigers?, 2016, reperibile al seguente indirizzo: http://www.bardehle.com/fileadmin/Papiertiger/ Papiertiger_en.pdf; in risposta, vedasi A. Hüttermann, Patents - Paper tigers or real tigers?, in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2016, 101, reperibile al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=2773628. Commenti e richiami ad entrambi i lavori possono essere reperiti sul blog The IPKat, http://ipkitten.blogspot.com/. Per altro verso, il numero delle domande di brevetto depositate all'anno è in costante crescita, come testimoniato, ad esempio dalle statistiche EPO relative all'ultimo quinquennio, reperibili al seguente indirizzo: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015/highlights.html. Cfr. anche, per una prospettiva più ampia sulla 'qualità' delle domande di brevetto in Europa, R. Hilty, The role of patent quality in Europe, in J. Drexl, et al. (ed.), Technology and Competition, contributions in honour of Hanns Ullrich, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 91. Da ultimo, tuttavia, si segnala un interessante studio empirico di G. de Rassenfosse, A. B. Jaffe, E. Webster, Low-Quality Patents in the Eye of the Beholder: Evidence from Multiple Examiners, 2017, reperibile al seguente indirizzo: https://ssrn.com/abstract=2807141, che giunge a conclusioni opposte: "The results suggest that quality in patent systems is higher than previously thought; in particular the percentage of 'weak' patents is in single digits for all offices, although the U.S. patent office's performance is poorer than those of Europe and Japan".
  • 33) Nel 2013 Kang e Bekkers hanno vagliato le strategie brevettuali dei partecipanti agli incontri di standardizzazione del gruppo 3GPP, riscontrando un elevato numero di domande brevettuali "just-in-time", ossia depositate subito prima o durante tali incontri da imprese verticalmente integrate. Il che, a detta degli Autori, lascerebbe intendere uno scarso 'valore' delle domande e una più alta probabilità di una loro invalidazione o di un diniego di concessione: cfr. B. Kang, R. Bekkers, Just-in-time patents and the development of standards, in Research Policy, 2015, 44, 1948.
  • 34) ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), Version adopted by Board #94 on 19 September 2013, in ETSI Directives, versione 35, dicembre 2015, 63, reperibile al seguente indirizzo: https://portal.etsi.org/directives/35_directives_dec_2015.pdf; La Guida ETSI è un documento che fornisce ulteriori informazioni e chiarimenti per l'applicazione della Policy dell'istituto in materia di DPI. Cfr. anche la sentenza Huawei/ZTE, (nt. 8), paragrafi 20 e 69.
  • 35) Così ad esempio lo studio commissionato dalla Commissione Europea alla Fraunhofer Gesellshaft: K. Blind et al., Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs), Relazione Finale, aprile 2001, reperibile all'indirizzo http://www.iplytics.com/download/docs/studies/ipr_study_final_report_en.pdf, 63 ss.. Ad analoghi risultati hanno condotto gli studi di Fairfield Resources International sugli standard 3G, GSM, WDCMA e LTE dal 2005 al 2010, dove la società ha esaminato i brevetti dichiarati essenziali per tali standard e valutato che la percentuale complessiva di brevetti essenziali/probabilmente essenziali oscillava tra il 30 e il 50% (cfr. http://www.frlicense.com/recent.html). Indagini simili sono state realizzate anche dal Cyber Creative Institute con riferimento allo standard LTE, laddove la percentuale di brevetti realmente essenziali veniva valutata intorno al 50% (cfr. http://www.cybersoken.com/en/research/lte/).
  • 36) La prima versione dello standard UMTS è stata pubblicata come "Release '99" all'inizio degli anni 2000. Da allora, sono state pubblicate le release da 4 a 9, al ritmo di circa una nuova release ogni anno. Quanto alle specifiche tecniche, si prenda ad esempio la TS 25.223 "Spreading and modulation (TDD)", aggiornata in sei versioni consecutive nel contesto della sola release 4 (v. versione 4.1.0, 4.2.0 etc., in http://www.3gpp.org/DynaReport/ 25223.htm). Lo standard UMTS si è poi evoluto nello standard LTE, per il quale sono state predisposte le release da 10 a 14. L'industria ICT è ora concentrata sullo sviluppo degli standard 5G. Per ulteriori informazioni riguardanti il Third Generation Partnership Project (3GPP) si veda: http://www.3gpp.org/.
  • 37) La IPR Policy ETSI, (nt. 3), all'art. 15, n. 11, nel definire il concetto di standard, concede che esso "shall mean any standard adopted by ETSI including options therein or amended versions". K. Blind et al., (nt. 35), 65, suggeriscono la presenza di diversi standard che prevedono caratteristiche opzionali, tra cui lo standard UMTS e che questo fattore comporta fisiologicamente anche un aumento del novero dei titolari di brevetti essenziali. Si veda anche il contributo di J. P. Kesan, C. M. Hayes, FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments, in Indiana L. J., 89, 2014, 241 ss., in cui è introdotto e approfondito il concetto di brevetti non-core essential, cioè di brevetti essenziali in relazione a caratteristiche opzionali.
  • 28) Gli esempi che seguono sono suggeriti anche in un recente studio della Commissione UE, Patents and Standards, A modern framework for IPR-based standardization, Final Report, 2014, 115-116, reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/standards/
  • 39) IEEE, IEEE-SA Standards Board Bylaws, dicembre 2016, 15, reperibile al seguente indirizzo: http://standards.ieee.org/develop/policies/ bylaws/index.html.
  • 40) R. Bekkers, A. Updegrove, IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standards-Setting Organizations Worldwide, 2012, p. 58, reperibile al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=2333445. Tuttavia, gli autori rendono noto che vi sono altre SSO che non fanno menzione di distinzioni tra elementi obbligatori, opzionali e alternativi. Cfr. anche in Microsoft v. Motorola, (nt. 23), p. 40 "Importantly, however, because an 'essential' patent is one that is necessary to implement either an optional or mandatory provision of a standard, a specific SEP may contribute greatly to an optional portion of a given standard, but if that portion is not used by the implementer, the specific SEP may have little value to the implementer".
  • 41) Anche la sentenza Huawei/ZTE sembra suggerire criteri di stretta proporzionalità e collocare l'onere della prova in capo al titolare di SEP, affermando che prima di intentare azione per ottenere una misura inibitoria il titolare di brevetto dovrà "avvertire il presunto contraffattore della contraffazione ad esso addebitata, indicando tale SEP e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto", cfr. Huawei/ZTE, (nt. 8), par. 61.
  • 42) I potenziali licenziatari hanno infatti - a loro volta - l'obbligo di evitare qualunque tattica dilatoria rispetto alla conclusione del contratto di licenza a condizioni FRAND, come ora espressamente sancito in Huawei/ZTE, (nt. 8), par. 65.
  • 43) La teoria dell'hold-up - e cioè, nelle parole del Giudice Robart "the ability of a holder of an SEP to demand more than the value of its patented technology and to attempt to capture the value of the standard itself", in Microsoft v. Motorola, (nt. 23), 21 - è stata ampiamente discussa in dottrina. Tuttavia un'analisi approfondita di tale dibattito fuoriesce dall'ambito del presente contributo. Per la bibliografia essenziale in merito si faccia riferimento all'esaustiva rassegna di J. Conteras, Patents, Technical Standards and Standards-Setting Organizations: A Survey of the Empirical, Legal and Economics Literature, in corso di pubblicazione, 2015, reperibile all'indirizzo http://ssrn.com/abstract=2641569, p. 13. Diversi autori hanno peraltro messo in evidenza anche i rischi della "resistenza" alle richieste dei titolari, ponendo le basi per l'analisi del reverse hold-up - vale a dire il comportamento degli implementers che intendono pagare royalty minime o che non intendono pagarle affatto, forti di un potere di mercato e della disponibilità dei mezzi finanziari per far fronte ad eventuali azioni giudiziarie. Per una rassegna dei contributi in questo senso v. J. Conteras, Patents, Technical Standards and Standards-Setting Organizations: A Survey of the Empirical, Legal and Economics Literature, 13. Secondo P. Batista, G. Mazutti, Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law - How Far Does the CJEU Decision Go?, in IIC, 2016, vol. 47, 249, il 'galateo' previsto dalla sentenza Huawei/ZTE avrebbe minimizzato sia il rischio di hold up, sia quello di reverse hold up.
  • 44) Da una riflessione di H. Hovenkamp, Competition in Information Technologies: Standard-Essential Patents, non-practicing entities and FRAND bidding, in University of Iowa Legal Studies Research Paper, n. 12-32, 2012, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=2154203, 12.
  • 45) Tra cui T. Cotter, The Comparative Law and Economics of Standard Essential Patents and FRAND Royalties, in Texas Intellectual Property Law Journal, vol. 22, 2014, 311, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/237. Si segnala poi che Autorevole dottrina, pur aderendo in via di principio alla correttezza di tale impostazione ex ante, sottolinea come "it is difficult, if not impossible, for a court to determine ex post how valuable a given patent would have been in the ex ante world in which the standard was formed": J. Lerner, J. Tirole, Standard-Essential Patents, in Journal of Political Economy, 2015, vol. 123, n. 3, p. 548, reperibile al seguente indirizzo: http://www.journals.uchicago.edu/doi/citedby/ 10.1086/680995. V. anche le sentenze Microsoft v. Motorola e Apple v. Motorola, già citate (nt. 23) in precedenza.
  • 46) D. Swanson, W. Baumol, Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and the Control of Market Power, in Antitrust Law Journal, vol. 73, 2005, 10.
  • 47) M. Lemley, C. Shapiro, A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, in Berkeley Technology Law Journal, vol. 28, 2013, 1148.
  • 48) FTC, The Evolving IP Marketplace, Aligning Patent Notice and Remedies with Competition, 2011, p. 193, reperibile all'indirizzo https://www.ftc.gov/reports/, suggerisce che "Courts should apply the hypothetical negotiation framework to determine reasonable royalty damages for a patent subject to a RAND commitment. Courts should cap the royalty at the incremental value of the patented technology over alternatives available at the time the standard was defined".
  • 49) Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, cit., la quale propone che "[i]n caso di controversia, per valutare se i canoni applicati per l'accesso al DPI nel quadro della definizione delle norme non sono né equi né ragionevoli occorrerà determinare se il canone richiesto è ragionevole in relazione al valore economico dei DPI (1). In generale, esistono vari metodi per effettuare tale valutazione. […], è possibile confrontare i canoni di licenza applicati dall'impresa interessata per i brevetti in questione in un ambiente concorrenziale prima che il settore fosse vincolato ad uno standard (ex ante) con quelli applicati dopo che il settore è stato vincolato (ex post). Questo metodo presuppone che il confronto possa essere effettuato in modo coerente e affidabile". A questo proposito, l'approccio della Commissione Europea potrebbe persino risultare più cauto nei confronti del principio di determinazione della royalty ex ante, come può suggerisce l'indicazione che i canoni di licenza ex ante ed ex post applicati dal titolare del brevetto debbano essere comparati tra loro. Più di recente, anche il sopramenzionato report del JRC presso la Commissione UE ha ribadito il favor nei confronti della determinazione ex ante (e, si noti, per tutta l'ampiezza di significato di questa locuzione): cfr. C. Pentheroudakis, J. A. Baron (nt. 27), 125 ss..
  • 50) IEEE Standard Board Bylaws, (nt. 39), p. 16: "'Reasonable Rate' shall mean appropriate compensation to the patent holder for the practice of an Essential Patent Claim excluding the value, if any, resulting from the inclusion of that Essential Patent Claim's technology in the IEEE Standard".
  • 51) Si rileva inoltre che diversi contributi teorici che adottano l'approccioex anteosservano che laroyaltyragionevole relativa ad un SEPdovrebbe essere fissata - come valore massimo - alvalore incrementaledel brevetto in questione rispetto alla sua "next-best alternative" prima della standardizzazione. Vedasi M. Lemley, C. Shapiro, (nt. 47), 1148. Più precisamente J. Farrell, J. Hayes, C. Shapiro, T. Sullivan,Standard Setting, Patents, and Hold-Up, inAntitrust Law Journal, vol. 74, 2007, p. 611 e ss. definiscono il "valore incrementale" - e dunque la loro posizione teorica sull'argomento - mediante il seguente esempio: "consider the choice between a patented production technology and an unpatented alternative.The two technologies yield the same output, so the technology user simply seeks to minimize cost. Suppose that the patented technology requires the user to bear costs of $40, not including any royalty, and the alternative technology requires the user to bear costs of $50. The user would be willing to pay a royalty of up to the patented technology's inherent advantage of $10. This inherent advantage typically allows the patent holder profitably to charge a positive price (more generally, a price above marginal cost), perhaps $6 in this example". Tale somma ($ 10) dovrebbe costituire l'indice di riferimento della massimaroyaltyragionevole conformemente ai principi FRAND.

    Se i principi generali sottesi all'approccioex antesono piuttosto intuitivi, nella loro (possibile) applicazione pratica sono tuttavia emerse numerose difficoltà e altrettante critiche alla solidità teorica di un siffatto approccio (cfr. J. Faull, A. Nikpay,The EU Law of Competition, III ed., Oxford, Oxford University Press, 2014, par. 4.775-4.780). In particolare, alcuni hanno sostenuto che fissare il livello massimo del tasso FRAND al valore incrementale del SEP,anche se teoricamente fondato, può essere privo di "real-world applicability": cfr.Microsoft v. Motorola, (nt. 23), 26. Altri hanno sostenuto che limitare la remunerazione del titolare al valore incrementale del brevetto avrebbe l'effetto sostanziale di minare gli investimenti compiuti da quest'ultimo e scoraggiare in futuro un'ulteriore partecipazione al processo di fissazione dello standard.
    Quanto alla prima obiezione, il prerequisito per determinare il valore incrementale di una tecnologia rispetto alla "next-best alternative" è che ci fosse, in principio, un'alternativa disponibile. Mancando una valida alternativa, si potrebbe mettere in dubbio che il criterio del "valore incrementale"possa continuare a reggere. In dottrina è stato altresi osservato che "if two technologies have different values it is not clear whether they actually qualify as true alternatives. Moreover, assessing the value of technologies is an inherently subjective task" (D. Geradin,Pricing abuses by essential patent holders in a standard-setting context: A view from Europe, relazione predisposta per la Conferenza The Remedies for Dominant Firm Misconduct4-5 giugno 2008 - University of Virginia, reperibile all'indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1174922) e che i fattori da prendere in considerazione sarebbero troppo complessi per una valutazione affidabile (A. Layne-Farrar, G. Llobet,Moving beyond simple examples: Assessing the incremental value rule within standards, inInt. J. of Ind. Org., vol. 36,2014, 57).

    Quanto alla seconda obiezione, diversi autori hanno messo in dubbio il valore incrementale sotto un profilo concettuale. Geradin, per esempio, ha sostenuto che, anche assumendo che sia possibile calcolare il valore incrementale, a causa del modello economico sottostante "the royalty rate that would emerge from this ex post evaluation of the rate that would have prevailed ex ante could indeed be equal to - or at least near - zero". Tale valore prossimo allo zero, tuttavia, non rifletterebbe l'esito della concorrenza tra alternative tecnologiche. In un mercato competitivo i prezzi non sarebbero infatti formati sulla base del valore incrementale di un prodotto rispetto ad un altro prodotto. L'autore osserva, con un esempio di comprensione immediata: "if customer A buys shampoo X rather than shampoo Y, which is a close alternative, A will not pay the incremental value between X and Y, but rather the full price of X, ostensibly reflecting the average value of using shampoo X (however constrained by competition from Y)", in D. Geradin, cit., 18; nello stesso senso anche J. Sidak, The Meaning of FRAND, Part I: Royalties, in J. of Competition Law & Economics, 9(4), 972 e 984. Inoltre, secondo Geradin, un tasso di royalty che è stato limitato al valore incrementale della tecnologia standardizzata spesso non riuscirebbe a compensare adeguatamente il titolare di SEP: v. D. Geradin, cit..
  • 52) All'ultima consultazione, del 17 febbraio 2016, il database dell'ETSI riferisce di 201.405 brevetti dichiarati essenziali, riferiti a 373 progetti sviluppati dall'ente. Di questi brevetti sarebbero proprietarie 243 imprese (cfr. https://ipr.etsi.org/). Altre fonti suggeriscono una cifra compresa tra 100.000 (A. Italianer, Shaken not stirred. Competition Law Enforcement and Standard Essential Patents, relazione tenuta a Bruxelles, 21 aprile 2015, reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/ sp2015_03_en.pdf) e 345.000 SEPs [M. Franzosi, (nt. 29), p. 262].
  • 53) A. Armstrong, J. Mueller, T. Syrett, The Smartphone Royalty Stack: Surveying Royalty Demands for the Components Within Modern Smartphones, reperibile all'indirizzo: http://ssrn.com/abstract=2443848. Si noti che il contributo prende in considerazione il valore offerto e nominale delle licenze in oggetto, e dunque non tiene conto di alcuna concreta contrattazione (per quanto verosimile possa essere) tra le parti.
  • 54) Microsoft c. Motorola, (nt. 23), par. 72; più recentemente ripresa anche dal giudice Holderman in In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. 3 ottobre 2013).
  • 55) Y. Ménière, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms, Research Analysis of a Controversial Concept, pubblicazione del Joint Research Centre della Commissione, http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EURIPIDIS/documents/05.FRANDreport. pdf.
  • 56) Si veda lo studio condotto dal Department of Justice e la FTC, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, Washington, 2007,  61.
  • 57) Per esempio, Competition Commission of India, decisione del 12 maggio 2015, Best IT World (India) Private Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 4/2015, 5,  http://www.cci.gov.in/May2011/OrderOf Commission /261/042015.pdf.
  • 58) Per un recente esempio: J. Sidak, Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v. D-Link., reperibile in internet al seguente indirizzo: https://www.criterioneconomics.com/apportionment-frand-royalties-comparable-licenses-ericsson-dlink.html; vedasi anche D. Geradin, M. Rato, Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, in European Competition Journal, vol. 3 , 1/2007; K. Gupta, The patent policy debate in the high-tech world, in Journal of Competition Law & Economics, 2013, 827; da ultimo, Galetovicy, K. Gupta, Royalty Stacking and Standard Essential Patents: Theory and Evidence from the World Mobile Wireless Industry, working-paper, giugno 2016, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/events/innovation/documents/Galetovic_Royalty_stacking_060416_GG.pdf.
  • 59) Cfr. Ericsson v. D-Link, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014), pp. 54 e 55: "Certainly something more than a general argument that these phenomena are possibilities is necessary": "The mere fact that thousands of patents are declared to be essential to a standard does not mean that a standard-compliant company will necessarily have to pay a royalty to each SEP holder".
  • 60) A. Layne-Farrar, The Economics of FRAND, in D. Sokol (a cura di), Antitrust Intellectual Property and High Tech Handbook, Cambridge, Cambridge University Press, in corso di pubblicazione.
  • 61) Cfr. M. Lemley, C. Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, in Texas Law Review, vol. 85, 2007, 1991.
  • 62) L'espressione è mutuata dal giudice Robart che, proprio in tema di royalty stacking (seppur nella prospettiva del licenziatario) ha osservato: "the hypothetical negotiation almost certainly will not take place in a vacuum: the implementer of a standard will understand that it must take a license from many SEP owners, not just one, before it will be in compliance with its licensing obligations and able to fully implement the standard" (pag. 32).
  • 63) Si suggerisce, inoltre, che un primo rimedio contro il royalty stacking sarebbe rappresentato dallo sviluppo, da parte delle SSO, di migliori sistemi informativi che consentirebbero agli sviluppatori di farsi un'idea dei SEP aventi ad oggetto la parte di standard in considerazione: si pensi al sito web dell'ETSI ipr.etsi.org. Ciò potrebbe velocizzare ricerche incrociate mediante le quali i potenziali sviluppatori potrebbero disporre - sin dal principio - di informazioni generali circa il contesto del brevetti essenziali su una determinata tecnologia, essendo così in grado di negoziare più efficacemente. Allo stesso tempo, la possibilità di avere velocemente una visione d'insieme dello scenario dei brevetti essenziali relativi ad una porzione dello standard non costituirebbe un onere eccessivo in caso di negoziazione di un portafoglio di brevetti.
  • 64) IEEE-SA Standards Board Bylaws, (nt. 39), p. 16. 
  • 65) M. Franzosi, (nt. 29), 259.
  • 66) In re Innovatio, (nt. 54), 85.
  • 67) Id., 85-86. 
  • 68) Id., 10 ss. sui principi generali del metodo di calcolo.